Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa :
I- Relatório
OBVIOUS AMBITION, LDA, contribuinte n.º ... interpôs recurso judicial do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., que concedeu o registo da marca nacional n.º 720707 «Suavitoss» a XAMANE, LDA, contribuinte n.º
Para tanto, a Recorrente “Obvious Ambition, Lda” alegou, em síntese, que, na análise efetuada, não foi tido em consideração o facto de a Recorrida “Xamane, Lda” ter procedido ao registo da marca de má fé, por aproveitamento da marca que desenvolveu, concluindo no sentido de dever ser revogado o douto despacho impugnado e substituído por outro que recuse a marca requerida.
Regularmente citada a recorrida “Xamane, Lda” veio aos autos, pugnando pela manutenção do despacho recorrido uma vez que invoca que a marca registada foi por si desenvolvida.
Cumprido o disposto no artigo 42.º do Código da Propriedade Industrial, o INPI remeteu o processo administrativo.
O Tribunal da Propriedade Intelectual proferiu a seguinte decisão:
“Por todo o exposto, julgo procedente o recurso apresentado, e, em consequência:
a] revogo o douto despacho de 4 de Outubro de 2024, que concedeu o registo da marca nacional n.º 720707, « SUAVITOSS»;
b] substituo o referido despacho pela presente decisão, e recuso o registo da marca nacional n.º 720707, « SUAVITOSS».
Inconformada com tal decisão, veio a aqui Recorrente “Xamane, Lda” interpor recurso de apelação, apresentando as seguintes conclusões:
“1- É ilegal a sentença na parte em que decidiu pela inadmissibilidade legal das diligências de prova requeridas pelas partes, nomeadamente pela aqui recorrente.
2- Desde logo, porque mal se compreende que o tribunal a quo tenha admitido produção de prova testemunhal em sede de providência cautelar apensa e venha agora impedir tal diligência de prova nos autos principais.
3- Mais do que um contrassenso, é um atropelo às mais elementares regras de um processo justo e equitativo.
4- Na verdade, o art. 43.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial (CPI) tem de ser interpretado e aplicado à luz dos princípios gerais de processo civil, nomeadamente os do inquisitório previsto no art. 411.º do Código do Processo Civil (CPC), permitindo-se, assim, a produção de prova durante o recurso das decisões do INPI.
5- À luz do princípio constitucional do acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva, vertido no art. 20.º, n.ºs 1 e 4, da Constituição da República Portuguesa (CRP), podemos afirmar que o direito de acesso à justiça constitucionalmente consagrado comporta o direito das partes à produção de prova sobre os factos carecidos de demonstração, atendendo ainda, no âmbito do direito civil, ao facto de a referida garantia constitucional de acesso aos tribunais, se encontrar desde logo plasmada no artigo 2.º, n.º 2, do CPC, de acordo com o qual a todo o direito corresponde uma acção adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, bem como os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da acção.
6- E como manifestação do princípio do contraditório, na vertente do direito à prova, as partes têm direito à admissão de todas as provas relevantes para o objecto da causa (art. 410.º do CPC).
7- A verdade é que os sobreditos princípios e ensinamentos são aplicáveis em matéria de propriedade intelectual, tal como já reconhecido pela RL em Acórdão de 07-09-2022 (rel. Carlos M. G. de Melo Marinho, proc. 60/21.0YHLSB.L2-PICRS).
8- Diverso entendimento, como o faz o tribunal recorrido, ou seja que a norma do art. 43.º, n.º 3, do CPI, não comporta, em caso algum, fase instrutória, nomeadamente produção de prova testemunhal, no processo de recurso das decisões do INPI, é não só ilegal como também inconstitucional, por violação dos direitos fundamentais à tutela jurisdicional efectiva, a um processo justo e à prova, consagrados no artigo 20.º, n.ºs 1 e 4 da CRP, e, bem assim, do princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 18.º, n.º 3, da CRP.
9- Neste conspecto, há que referir, por um lado, que o objecto deste processo não é de carácter técnico e, por outro, que o contrato de fornecimento junto como Doc.
1 quer no requerimento inicial de recurso quer na resposta ao recurso não tem a virtualidade de tornar dispensável a produção de prova testemunhal.
10- Se assim fosse, ter-se-ia em sede de providência cautelar apensa a estes autos julgado dispensável a produção de prova por testemunhas e declarações de parte, o que não sucedeu.
11- Na verdade, o emaranhado de contradições e de expressões dúbias que encerra o contrato de fornecimento não lhe confere uma força probatória tal que torne inútil a produção de outros meios de prova.
12- Termos em deve ser revogada a sentença recorrida, ordenando-se a baixa do processo à 1.ª instância para realização da audiência final para inquirição das testemunhas arroladas e para a prestação de depoimentos/declarações de parte.
Caso assim não se entenda:
13- Além disso, a sentença enferma de erro de julgamento na modalidade de error in judicando.
14- A recorrente considera incorrectamente julgados os Pontos 2, 4, 10 e 18 dos
Factos Provados e o Ponto único dos Factos Não Provados.
15- O Ponto 2 foi colhido do alegado nos arts. 23.º a 25.º da resposta ao recurso.
16- Sucede que, devem ser eliminadas as expressões «promovido» e «nota de
encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5».
17- Por um lado, em momento algum a aqui recorrente alegou ou confessou que
a aqui recorrida havia «promovido» fosse o que fosse, pelo que a inclusão dessa palavra carece em absoluto de fundamentação/justificação, nem a “promoção” resulta da propalada «nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5».
18- De facto, é de notar que a expressão «nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5», apesar de a sentença não o explicitar, só se pode referir ao Doc. 5 da resposta ao recurso.
19- E da simples leitura desse documento resulta que o mesmo não é nenhuma
nota de encomenda mas sim a notificação às autoridades competentes do suplemento alimentar «Suavitoss»
20- Devem, pois, ser eliminadas tais referências.
21- Pontos 4 e 18 dos Factos Provados e Ponto único dos Factos Não Provados:
22- Quanto ao Ponto 4, a verdade é que em momento algum a aqui recorrente confessou que a marca Suavitoss foi idealizada e desenvolvida pela aqui recorrida ou pela sua sócia.
23- Tais factos, invocados por exemplo nos art. 8.º e 12.º a 19.º do requerimento inicial de recurso, foram inequivocamente impugnados pela aqui recorrente, de modo genérico no art. 2.º e de modo directo nos arts. 26.º a 30.º, todos da resposta ao recurso.
24- Por não resultar de confissão, deverá o Ponto 4 ser excluído dos Factos Provados.
25- Não obstante, o tribunal a quo fundamenta ainda a motivação daqueles Pontos 4 e 18 e Ponto único dos Factos Não Provados no contrato identificado em 8.
26- Mas será que o contrato consente a interpretação feita pelo tribunal a quo para a resposta aos aqui impugnados?
27- Entendemos que não.
28- Antes de mais, e a título de enquadramento geral, a simples leitura das cláusulas 1.ª, 3.ª, 5.ª e Anexo I (que refere expressamente o «Suavitoss») aponta para que a recorrida Obvious Ambition seja uma simples distribuidora do produto.
29- O problema interpretativo surge com o teor das alíneas VIII e IX da cláusula 6.ª.
30- É um facto que consta da segunda parte da alínea VIII que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela aqui recorrida, seja lá o que se quis dizer com «desenvolvido».
31- No entanto, esse excerto encontra-se completamente desfasado e em antagonismo com a primeira parte da mesma alínea, onde se refere que «Em caso de denúncia do presente contrato pela Segunda Outorgante, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante, (cf. Fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato)».
32- Tais fichas dos produtos vêm apresentadas na cláusula 11.ª do contrato de
fornecimento como constituindo o Anexo II.
33- Ora, o Anexo II do contrato foi junto como Doc. 1 no requerimento inicial da providência cautelar apensa e é constituído pela ficha técnica do produto «Suavitoss».
34- Se assim é, o que nos diz a primeira parte da alínea VIII da cláusula 6.ª é que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela aqui recorrente e não pela aqui recorrida.
35- Precisamente o oposto do exarado na fundamentação da sentença.
36- O carácter linear e translúcido da escrita constante dessa primeira parte da
alínea VIII é interrompido com a colocação de um ponto final.
37- E, inopinadamente, aparece a seguir escrito: «Suavitoss que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições».
38- Esta segunda parte da alínea VIII causa duas perplexidades.
39- Por um lado, como é possível dizer-se que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante se duas e uma linha atrás se diz que foi desenvolvido pela Primeira Outorgante (por remissão para o Anexo II do contrato)?
40- Por outro lado, que sentido faz ter-se escrito «ou outros nas mesmas condições»? Que outros?
41- De facto, tudo o que se escreveu a seguir ao ponto final tem um conteúdo desconexo e incoerente comparado com a elegância e escorreiteza da primeira parte da alínea VIII.
42- Desse modo, na interpretação do clausulado à luz do art. 236.º e ss. do Código Civil deve dar-se prevalência ao constante da primeira parte da alínea em questão, em detrimento da escrita atabalhoada e indecifrável da segunda parte da alínea.
43- E, assim, tem de se concluir que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela aqui recorrente (cfr. Anexo II do contrato de fornecimento) e não pela aqui recorrida.
44- Mas, seja como for, temos por certa que a Meritíssima Senhora Juiz não podia limitar-se a ler a frase «desenvolvida pela Segunda Outorgante» constante da segunda parte da alínea VIII, negligenciando e ostracizando que na primeira parte dessa alínea se colhe exactamente o oposto, ou seja que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela Primeira Outorgante.
45- Além do mais, a que desenvolvimento se refere o contrato?
46- Desenvolvimento técnico e de marketing? Ou apenas desenvolvimento comercial?
47- O contrato não o diz, não podendo o tribunal a quo interpretar a declaração com um sentido que não tem um mínimo de correspondência no texto do próprio documento (art. 238.º do Código Civil).
48- E a alínea IX da claúsula 6.ª do contrato de fornecimento (IX): «IX- Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss»?
49- Antes de mais, e por ser incompatível, não é possível dizer-se que «serão devidos à Segunda Outorgante» e de seguida dizer-se «que deverão ser pagos à Primeira Outorgante».
50- Se são devidos à Segunda Outorgante são pagos a esta. E, se assim for, quem tem de os pagar é a Primeira Outorgante.
51- Se são devidos à Primeira Outorgante são pagos a esta. E, se assim for, quem tem de os pagar é a Segunda Outorgante.
52- Então, como é que esta parte inicial da alínea IX deve ser interpretada (por referência ao art. 236.º do Código Civil)?
53- A alínea IX começa por nos dizer «Em caso de incumprimento da alínea anterior», a qual reporta-se à obrigação da aqui requerida não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela aqui recorrente, no que, como vimos, se inclui o «Suavitoss» (cfr. Anexo II do contrato de fornecimento).
54- Dúvidas, pois, não restam que a alínea IX consagra as penalidades em que a aqui recorrida incorre na eventualidade de comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela aqui recorrente, nomeadamente o «Suavitoss».
55- E, sendo assim, impõe-se ultrapassar os erros de escrita plasmados na primeira parte da alínea IX da cláusula 6.ª (cfr. art. 249.º do Código Civil), interpretando-se a mesma do seguinte modo: «Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos pela Segunda Outorgante, Royalties no montante 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente», ou seja, substituindo-se o artigo definido «à» pela preposição «pela».
56- A seguir ao ponto final, a alínea em análise diz-nos que: «Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss».
57- Neste conspecto, a referência a «o contrário» só pode ser interpretada como
no caso de incumprimento da aqui recorrente.
58- E, se só assim pode ser lida e compreendida a referência a «o contrário», logo de seguida essa alínea é taxativa a excepcionar de um eventual dever indemnizatório o «Suavitoss».
59- No fundo o que essa parte da alínea IX nos diz é que a aqui recorrente pode ter de pagar Royalties à aqui recorrida com excepção do «Suavitoss».
60- Termos em que devem ser eliminados os Pontos 4 e 18 dos Factos Provados e, pelo contrário, deve transitar para os Factos Provados que «Foi a Recorrida/Requerida a desenvolver e a nomear a marca “Suavitoss”».
61- No Ponto 10 dos Factos Provados, por confronto com o contrato junto aos autos, impõe-se a correcção de uma gralha e de uma omissão na alínea VIII da Cláusula 10.ª, que assinalamos a marcador amarelo (os aditamentos) e a marcador azul (a parte a retirar), nos termos seguintes:
VIII. Em caso de denúncia do presente Contrato pela Segunda Outorgante, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante (cfr. folhas fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato). SUAVITOSS que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições»
IX. Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante de 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss.« [cf. doc. 1,junto com o douto RI];
62- Alterando-se a resposta aos Pontos 2 e 10 dos Factos Provados, eliminando- se os Pontos 4 e 18 dos Factos Provados e acrescentando aos Factos Provados que «Foi a Recorrida/Requerida a desenvolver e nomear a marca “Suavitoss”» cai por terra a fundamentação de direito da sentença.
63- Não se tratando de marca idealizada, nem criada ou desenvolvida pela aqui recorrida, e nunca tendo a mesma agido em nome e por conta própria, não lhe assiste qualquer direito sobre a marca «Suavitoss».
64- E, assim sendo, tem de ser revogada a sentença, julgando-se o recurso improcedente e mantendo-se o registo da marca nacional n.º 720707, «Suavitoss».”
Tendo concluído que:
“Nesses termos, deve o presente recurso ser julgado procedente e, assim, revogar-se a sentença nos termos sobreditos, assim se fazendo SÃ E INTEIRA JUSTIÇA”.
Por sua vez, a apelada “Obvious Ambition, Lda” apresentou a sua contra-alegação, com as seguintes conclusões :
“I. O presente recurso tem por objeto a decisão que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela ora Recorrida, revogando o despacho do INPI que concedera o registo da marca nacional n.º 720707, «SUAVITOSS», a favor da ora Recorrente, XAMANE, S.A.
II. O Tribunal a quo decidiu, de forma expressamente fundamentada, que a tramitação do recurso judicial das decisões do INPI, prevista no artigo 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial (CPI), não comporta fase instrutória nem admite produção testemunhal, nos termos do artigo 43.º, n.º 3, do mesmo diploma.
III. Tal regime decorre de uma opção legislativa clara: submeter o recurso judicial das decisões do INPI a um processo de natureza estritamente impugnatória, marcado pela celeridade e pela suficiência probatória dos elementos documentais constantes dos autos administrativos.
IV. A interpretação e aplicação efetuadas pelo Tribunal recorrido estão em plena conformidade com o artigo 43.º, n.º 3, do CPI.
V. A sentença recorrida não viola os princípios constitucionais do contraditório, da tutela jurisdicional efetiva ou do direito à prova, uma vez que a solução adotada não impede o exercício pleno do direito de defesa, antes respeita o desenho processual estabelecido pelo legislador para este específico tipo de recurso.
VI. A eventual flexibilização do regime de prova apenas seria admissível em casos absolutamente excecionais, em que a instrução documental se mostrasse manifestamente insuficiente para a boa decisão da causa, o que manifestamente não ocorre no caso sub judice.
VI. A prova documental junta aos autos – designadamente o contrato de fornecimento e a correspondência trocada entre as partes – e as próprias declarações da Recorrida revelaram-se suficientes e adequadas à descoberta da verdade material, não se justificando a realização de diligências adicionais.
VII. O Tribunal recorrido apreciou, de forma lógica, crítica e juridicamente consistente, toda a prova constante dos autos, julgando de modo fundamentado a causa e aplicando corretamente o direito.
VIII. A alegação de violação constitucional ou de interpretação restritiva do artigo 43.º, n.º 3, do CPI não tem qualquer fundamento, sendo abstrusa a pretensão da Recorrente de ver reaberta uma fase instrutória que a lei expressamente exclui.
IX. Também não se verifica qualquer erro de julgamento (error in judicando) quanto à fixação da matéria de facto relevante, sendo a decisão sustentada nos próprios articulados e documentos apresentados pela Recorrente.
X. Está documentalmente comprovado – e até confessado pela própria Recorrente – que o produto «SUAVITOSS» foi desenvolvido a pedido e sob iniciativa da Recorrida, com base nas especificações fornecidas por esta e após prévia experiência comercial com o produto “Viprofast”.
XI. Da prova resultou igualmente demonstrado que a denominação «SUAVITOSS» e a respetiva embalagem foram concebidas no âmbito da relação contratual entre as partes, no exercício das atividades da Recorrida.
XII. Logo, a tentativa da Recorrente de se apropriar da designação e do produto criados pela Recorrida representa comportamento contrário à boa-fé, consubstanciando uma prática de concorrência desleal.
XIII. Não ocorreu qualquer incorreção na valoração da prova, antes se tratando de um exercício legítimo da livre apreciação do julgador, nos termos do artigo 607.º, n.º 5, do Código de Processo Civil.
XIV. A decisão recorrida é coerente, juridicamente correta e encontra-se devidamente fundamentada, não padecendo de violação de lei, erro de julgamento ou inconstitucionalidade material.
XV. Assim, deve o recurso interposto pela Recorrente ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.”
Terminando a considerar que :
“Nestes termos e nos mais de Direito que V. Exas. Doutamente suprirão, deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo-se integralmente a douta decisão recorrida.
Apenas assim se fazendo inteira justiça!”
Corridos que se mostram os vistos aos Ex.mos Juízes Adjuntos, cumpre apreciar e decidir:
II- Questões a decidir
O objeto do recurso é balizado pelas conclusões da apelante, sem prejuízo das questões que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, não estando o tribunal obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, sendo o julgador livre na interpretação e aplicação do direito, conforme resulta dos artigos 5.º, n.º 3, 635.º, n.ºs 3 e 4, 639.º, n.º 1, e 608.º, todos do CPC.
Com efeito, nos termos do disposto nos artigos 635º, nº4 e 639º, nº1, do Código de Processo Civil, as conclusões delimitam a esfera de atuação do tribunal ad quem, exercendo uma função semelhante à do pedido na petição inicial [cfr. Abrantes Geraldes, Recursos no Novo Código de Processo Civil, Almedina, 2013, págs. 84-85].
Por isso, nas conclusões deve, assim, o recorrente intrometer as questões ou assuntos que quer ver apreciados e decididos pelo tribunal superior.
Do acabado de referir resultam duas relevantes consequências processuais recursivas :
1ª Ressalvando as questões de conhecimento oficioso, o tribunal de recurso apenas poderá conhecer das questões suscitadas pelo recorrente nas suas conclusões de recurso por só essas integrarem e delimitarem o objecto do recurso;
2ª Os recursos destinam-se a reapreciar questões concretas, de facto ou de direito, que o recorrente considere terem sido mal decididas na sentença recorrida e não para conhecer questões novas, não apreciadas nem discutidas na 1ª instância, sem prejuízo das questões que são de conhecimento oficioso, [cfr. Abrantes Geraldes, Ob. Cit., pág. 87].
Assim, o tribunal superior tem de guiar-se pelas conclusões da alegação para determinar, com precisão, o objeto do recurso; só deve conhecer, pois, das questões ou pontos compreendidos nas conclusões, pouco importando a extensão objetiva que haja sido dada ao recurso, no corpo da alegação, [cfr., entre outros, Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V (reimpressão), Coimbra Editora, 1984, págs. 308 e seguintes e 358 e seguintes; J. Lebre de Freitas e Armindo Ribeiro Mendes, CPC Anotado, Vol. 3º, Coimbra Editora, 2003, pág. 33 e os acórdãos do STJ de 21.10.1993 e 12.01.1995, in CJ-STJ, I, 3, 84 e III, 1, 19, respetivamente], sendo que não é possível tomar conhecimento de qualquer questão que não esteja contida nas conclusões das alegações, ainda que versada no respetivo corpo, [Cf. o citado acórdão do STJ de 12.01.1995].
As conclusões servem assim para delimitar o objeto do recurso (art.º 635º), devendo corresponder à identificação clara e rigorosa daquilo que se pretende obter do tribunal superior, em contraposição com aquilo que foi decidido pelo tribunal a quo, constando normalmente, na sua parte final, se se pretende obter a revogação, a anulação ou a modificação da decisão recorrida.
Assim, importa, no caso, apreciar e decidir:
- se o disposto no artigo 43.º, n.º 3, do CPI deve ser interpretado no sentido de que o processo de recurso das decisões do INPI não comporta, em caso algum, fase instrutória e, nomeadamente, produção de prova testemunhal ou se tem antes de ser interpretado e aplicado à luz dos princípios gerais de processo civil, nomeadamente os do inquisitório previsto no art. 411.º do Código do Processo Civil (CPC), permitindo-se, assim, a produção de prova durante o recurso das decisões do INPI.
- se a norma resultante da interpretação do disposto no artigo 43.º, n.º 3, do CPI, no sentido de que o processo de recurso das decisões do INPI não comporta, em caso algum, fase instrutória e, nomeadamente, produção de prova testemunhal, é inconstitucional, por violação dos direitos fundamentais à tutela jurisdicional efetiva, a um processo justo e à prova, consagrados no artigo 20.º, n.ºs 1 e 4 da CRP, e, bem assim, do princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 18.º, n.º 3, da CRP, devendo, por isso, ser desaplicada.
- se em sede de impugnação da decisão sobre a matéria de facto, a Recorrente “Xamane, Lda” cumpriu o triplo ónus imposto pelo artº640º, nºs 1 e 2, do CPC.
- se os factos provados demonstram o invocado registo da marca nacional n.º 720707, «Suavitoss», de má fé por parte da aqui recorrente “Xamane, Lda” e que a mesma ao assim agir, tenha praticado um acto de concorrência desleal para com a aqui recorrida Obvious Ambition, Lda.
Vejamos.
III- Fundamentação
1ª Questão
Se o disposto no artigo 43.º, n.º 3, do CPI deve ser interpretado no sentido de que o processo de recurso das decisões do INPI não comporta, em caso algum, fase instrutória e, nomeadamente, produção de prova testemunhal ou se tem antes de ser interpretado e aplicado à luz dos princípios gerais de processo civil, nomeadamente os do inquisitório previsto no art. 411.º do Código do Processo Civil (CPC), permitindo-se, assim, a produção de prova durante o recurso das decisões do INPI
A este propósito, invoca a Recorrente “Xamane, Lda” nas suas seguintes conclusões :
“1- É ilegal a sentença na parte em que decidiu pela inadmissibilidade legal das diligências de prova requeridas pelas partes, nomeadamente pela aqui recorrente.
2- Desde logo, porque mal se compreende que o tribunal a quo tenha admitido produção de prova testemunhal em sede de providência cautelar apensa e venha agora impedir tal diligência de prova nos autos principais.
3- Mais do que um contrassenso, é um atropelo às mais elementares regras de um processo justo e equitativo.
4- Na verdade, o art. 43.º, n.º 3 do Código da Propriedade Industrial (CPI) tem de ser interpretado e aplicado à luz dos princípios gerais de processo civil, nomeadamente os do inquisitório previsto no art. 411.º do Código do Processo Civil (CPC), permitindo-se, assim, a produção de prova durante o recurso das decisões do INPI.
5- À luz do princípio constitucional do acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva, vertido no art. 20.º, n.ºs 1 e 4, da Constituição da República Portuguesa (CRP), podemos afirmar que o direito de acesso à justiça constitucionalmente consagrado comporta o direito das partes à produção de prova sobre os factos carecidos de demonstração, atendendo ainda, no âmbito do direito civil, ao facto de a referida garantia constitucional de acesso aos tribunais, se encontrar desde logo plasmada no artigo 2.º, n.º 2, do CPC, de acordo com o qual a todo o direito corresponde uma acção adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, bem como os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da acção.
6- E como manifestação do princípio do contraditório, na vertente do direito à prova, as partes têm direito à admissão de todas as provas relevantes para o objecto da causa (art. 410.º do CPC).
7- A verdade é que os sobreditos princípios e ensinamentos são aplicáveis em matéria de propriedade intelectual, tal como já reconhecido pela RL em Acórdão de 07-09-2022 (rel. Carlos M. G. de Melo Marinho, proc. 60/21.0YHLSB.L2-PICRS).
8- Diverso entendimento, como o faz o tribunal recorrido, ou seja que a norma do art. 43.º, n.º 3, do CPI, não comporta, em caso algum, fase instrutória, nomeadamente produção de prova testemunhal, no processo de recurso das decisões do INPI, é não só ilegal como também inconstitucional, por violação dos direitos fundamentais à tutela jurisdicional efectiva, a um processo justo e à prova, consagrados no artigo 20.º, n.ºs 1 e 4 da CRP, e, bem assim, do princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 18.º, n.º 3, da CRP.
9- Neste conspecto, há que referir, por um lado, que o objecto deste processo não é de carácter técnico e, por outro, que o contrato de fornecimento junto como Doc.
1 quer no requerimento inicial de recurso quer na resposta ao recurso não tem a virtualidade de tornar dispensável a produção de prova testemunhal.
10- Se assim fosse, ter-se-ia em sede de providência cautelar apensa a estes autos julgado dispensável a produção de prova por testemunhas e declarações de parte, o que não sucedeu.
11- Na verdade, o emaranhado de contradições e de expressões dúbias que encerra o contrato de fornecimento não lhe confere uma força probatória tal que torne inútil a produção de outros meios de prova.
12- Termos em deve ser revogada a sentença recorrida, ordenando-se a baixa do processo à 1.ª instância para realização da audiência final para inquirição das testemunhas arroladas e para a prestação de depoimentos/declarações de parte.”
Contrapôs a Recorrida “Obvious Ambition, Lda”, nas suas contra-alegações que :
“I. O presente recurso tem por objeto a decisão que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela ora Recorrida, revogando o despacho do INPI que concedera o registo da marca nacional n.º 720707, «SUAVITOSS», a favor da ora Recorrente, XAMANE, S.A.
II. O Tribunal a quo decidiu, de forma expressamente fundamentada, que a tramitação do recurso judicial das decisões do INPI, prevista no artigo 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial (CPI), não comporta fase instrutória nem admite produção testemunhal, nos termos do artigo 43.º, n.º 3, do mesmo diploma.
III. Tal regime decorre de uma opção legislativa clara: submeter o recurso judicial das decisões do INPI a um processo de natureza estritamente impugnatória, marcado pela celeridade e pela suficiência probatória dos elementos documentais constantes dos autos administrativos.
IV. A interpretação e aplicação efetuadas pelo Tribunal recorrido estão em plena conformidade com o artigo 43.º, n.º 3, do CPI.
V. A sentença recorrida não viola os princípios constitucionais do contraditório, da tutela jurisdicional efetiva ou do direito à prova, uma vez que a solução adotada não impede o exercício pleno do direito de defesa, antes respeita o desenho processual estabelecido pelo legislador para este específico tipo de recurso.
VI. A eventual flexibilização do regime de prova apenas seria admissível em casos absolutamente excecionais, em que a instrução documental se mostrasse manifestamente insuficiente para a boa decisão da causa, o que manifestamente não ocorre no caso sub judice.
VI. A prova documental junta aos autos – designadamente o contrato de fornecimento e a correspondência trocada entre as partes – e as próprias declarações da Recorrida revelaram-se suficientes e adequadas à descoberta da verdade material, não se justificando a realização de diligências adicionais.
VII. O Tribunal recorrido apreciou, de forma lógica, crítica e juridicamente consistente, toda a prova constante dos autos, julgando de modo fundamentado a causa e aplicando corretamente o direito.
VIII. A alegação de violação constitucional ou de interpretação restritiva do artigo 43.º, n.º 3, do CPI não tem qualquer fundamento, sendo abstrusa a pretensão da Recorrente de ver reaberta uma fase instrutória que a lei expressamente exclui.”
A este propósito, considerou-se na sentença recorrida :
“Questão prévia:
Em sede de impugnação judicial, foi requerida a realização de diligências instrutórias.
Sucede, porém, que os presentes autos seguem os seus termos sob a forma de recurso judicial de decisão administrativa, processo que se encontra previsto no artigo 38.º do Código da Propriedade Industrial.
O recurso judicial não prevê diligências instrutórias [cf. artigo 43.º do Código da Propriedade Industrial], o que obriga a que a presente forma de processo não comporte uma fase de instrução, nem a realização de audiência final, para produção de prova.
Assim, estando apenas em causa a apreciação da legalidade de um ato administrativo, não admito, por legalmente inadmissíveis, as requeridas realizações de diligências de inquirição de testemunhas e de prestação de declarações de parte ― cf. artigo 549.º, n.º 1 do CPC e 43.º a contrario do CPI.
Os autos mostram-se instruídos e nada obsta ao conhecimento de mérito.
(…).”
Efectivamente, resulta dos autos da causa que na sua P.I. a Autora, aqui Recorrida, juntou dois documentos e ofereceu 4 testemunhas, tendo na sua Resposta a Ré, aqui Recorrente, oferecido 12 documentos, ofereceu três testemunhas e requereu o depoimento de parte de AA, sem ter indicado logo, de forma discriminada, os factos sobre que há-de recair, (cfr. artº 452º, nº2, do CPC), sendo certo que a indicada depoente é sócia gerente da própria Ré, tendo resultado da decidida a esse propósito pelo Tribunal a quo, impossibilidade de inquirição das testemunhas oferecidas e da produção do requerido depoimento de parte.
Vejamos então se tal impossibilidade corresponde à melhor leitura a fazer do artigo 43º, nº3, do CPI.
Para tanto, importa seguirmos o excelente Acórdão do presente Tribunal da Relação de 07.09.2022 ( www.dgsi.jtrl.pt-Proc, nº 60/21.0YHLSB.L2-PICRS) onde tal questão foi apreciada e decidida e que, com a devida vénia, aqui passamos a citar :
“O n.º 3 do art. 43.º do Código da Propriedade Industrial impõe um regime de compressão temporal e demonstrativa que atende à natureza de impugnação judicial do processo aí regulado, distinta da acção declarativa, e às especificidades dos recursos de marca, assinalados por um debate essencialmente técnico esteado, por regra, em factos de emanação registral e elementos verbais inscritos. Por isso aí se determina que se passe directamente da resposta às alegações de recurso para a decisão final sem intermediação de uma fase instrutória autónoma.
Se dúvidas houvesse sobre a vontade do legislador de proscrever um período autonomizado de produção de prova em sede de audiência de discussão e julgamento, elas sempre seriam dissipadas pela fixação de um prazo imediato de 30 dias para a prolação da decisão de avaliação do recurso e pela circunscrição de um regime de excepcionalidade à colheita probatória referida no art. 44.º do mesmo encadeado normativo afirmando-se, assim, que excepção ao regime do art. 43.º é, apenas, o emergente do preceito imediatamente subsequente.
Este regime, porém, ter que ser enquadrado no sistema normativo global em que se insere, no qual predominam as normas adjectivas vertidas no Código de Processo Civil erigidas com finalidades garantísticas e de tutela dos interesses axilares que subjazem à imperatividade constitucional, de Direito da União Europeia e de Direito Internacional pactício, orientadas para a garantia do acesso pleno ao Direito e aos Tribunais.
Entre essas normas avultam e dominam os arts. 411.º e 547o. do C.P.C., a primeira enunciando o princípio do inquisitório e a segunda o da adequação formal que, cruzados e conjugados, geram a figura de um juiz activo, envolvido no resultado da colheita probatória, bem distante de um mero espectador pairando sobre o processo de forma imóvel e passiva.
Neste âmbito, em Silva, Pedro Sousa (2020), Direito Industrial - 2ª Edição, Almedina, Coimbra (VitalSource Bookshelf version), pág. 572, encontra-se referência acertada ao que importa tutelar no quadro da referida intervenção do julgador (não só oficiosa mas também eventualmente motivada por requerimento de parte).
Efectivamente, as necessidades de descobrir a verdade material e bem decidir a causa são as pulsões que devem presidir à criação de uma excepção ao regime do art. 43.º, não emergente do quadro já excepcional constante do art. 44.º do Código da Propriedade Industrial.
Este percurso analítico conduz-nos a uma resposta afirmativa à questão proposta.
Porém, tal resposta não gera automatismos, ou seja, não impõe a imediata procedência do recurso porquanto, como se viu, o Tribunal não pode prescindir de uma análise muito fina e rigorosa da materialização de uma excepcional necessidade instrutória a aferir à luz das carências de instrução complementar motivadas pela vontade de obter acesso à verdade e bem decidir (bem como de gerar equidade processual, conforme enunciado no art. 547.º do Código de Processo Civil).
E é a este nível que se impõe deixar pendente das respostas a dar às duas questões derradeiras a eventual extracção de conclusão no sentido de dever ser anulada a decisão impugnada e ordenada a colheita de prova complementar com tal fundamento.
Nada mais há, pois, a acrescentar nesta sede.”
A não ser, acrescentamos nós, que resulta da motivação da sentença recorrida que a mesma admitiu a documentação junta e que o requerido depoimento de parte revela-se legalmente inadmissível por dois motivos :
Primus, a Ré “Xamane, Lda” vem requerer o depoimento de parte da própria sua legal representante, AA, o que não é legalmente admissível pois “o depoimento de parte não pode ser requerido pela própria parte”, (Ac. RP, de 10.9.2007; CJ, 2007, 4º, pág.234 e cfr. artº453º, nº3, do C.P.C.), uma vez que o depoimento de parte visa obter a confissão da parte contrária, ou seja a confissão de factos desfavoráveis ao depoente, (cfr. artº463º, nº1, do C.P.C.).
Secundus, a Ré “Xamane, Lda” requereu o depoimento de parte de AA, sem ter indicado logo, de forma discriminada, os factos sobre que há-de recair, contrariamente ao determinado no artº 452º, nº2, do CPC.
O que sempre conduziria ao indeferimento do requerido depoimento de parte.
Deste modo, a pretensão probatória da Recorrente “Xamane, Lda” reduz-se à prova testemunhal, mormente à oferecida pela própria Recorrente “Xamane, Lda”, uma vez que a Recorrida “Obvious Ambition, Lda” se conformou com a decisão recorrida que não admitiu a inquirição das testemunhas por si oferecidas.
Assim, haverá de aferir se se verifica in casu a excepcional necessidade instrutória de inquirir as testemunhas oferecidas, mormente pela Recorrente “Xamane, Lda”, à luz das carências de instrução complementar motivadas pela vontade de obter acesso à verdade material e bem decidir a causa (bem como de gerar equidade processual, conforme enunciado no art. 547.º do Código de Processo Civil).
Para tanto, importa aguardar pela apreciação das terceira e quarta questões para se poder aferir se a sentença recorrida deve ser anulada para a realização da audiência final para inquirição das testemunhas arroladas, mormente pela Recorrente “Xamane, Lda”.
Sendo certo que nem o julgamento da matéria de facto, nem a decisão final proferida no procedimento cautelar, têm qualquer influência no julgamento da ação principal, (cfr. artº364º, nº4, do CPC).
2ª Questão
Se a norma resultante da interpretação do disposto no artigo 43.º, n.º 3, do CPI, no sentido de que o processo de recurso das decisões do INPI não comporta, em caso algum, fase instrutória e, nomeadamente, produção de prova testemunhal, é inconstitucional, por violação dos direitos fundamentais à tutela jurisdicional efetiva, a um processo justo e à prova, consagrados no artigo 20.º, n.ºs 1 e 4 da CRP, e, bem assim, do princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 18.º, n.º 3, da CRP, devendo, por isso, ser desaplicada.
Necessariamente que mostrando-se afastada a interpretação demasiado minimalista e redutora efectuada na sentença recorrida do aludido artigo 43º, nº3, do CPI e substituída pela interpretação por nós propugnada dessa mesma norma constante do citado Acórdão deste Tribunal da Relação de 07.09.2022, que se mostra claramente de acordo com os direitos fundamentais das partes à tutela jurisdicional efetiva, a um processo justo e à prova, consagrados no artigo 20.º, n.ºs 1 e 4 da CRP, e, bem assim, respeitadora do princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 18.º, n.º 3, da CRP, resulta prejudicada a apreciação da questão da inconstitucionalidade também suscitada no presente recurso.
Citando mais uma vez, pela excelência da sua exposição, o aludido Acórdão deste Tribunal da Relação de 07.09.2022 “a resposta dada à questão anterior retira substracto avaliativo às questões de constitucionalidade já que a solução atingida respeita rigorosamente os comandos emergentes do travejamento constitucional relativos à garantia de acesso ao Direito e de tutela jurisdicional efectiva enunciados nos n.ºs 1 e 4 do art. 20.º da Constituição da República Portuguesa nem gera qualquer desproporção relevante ao nível da Lei Fundamental.”
3ª Questão
Se em sede de impugnação da decisão sobre a matéria de facto, a Recorrente “Xamane, Lda” cumpriu o triplo ónus imposto pelo artº640º, nºs 1 e 2, do CPC
Tendo havido impugnação da matéria de facto pela Recorrente “Xamane, Lda” importa, antes de mais, apreciar essa parte do recurso, a fim de, no fim, se apurar qual a factualidade que deverá ser tida como provada para a apreciação do presente recurso.
Assim, importa atentar que em sede de impugnação da decisão sobre a matéria de facto, o artº640º, nºs 1 e 2, do CPC, impõe ao Recorrente um triplo ónus :
- circunscrever ou delimitar o âmbito do recurso, indicando claramente os segmentos da decisão que considera viciados por erro de julgamento;
- fundamentar, em termos concludentes, as razões da sua discordância, concretizando e apreciando criticamente os meios probatórios constantes dos autos ou da gravação que, no seu entender, impliquem uma decisão diversa;
e
- enunciar qual a decisão que, em seu entender, deve ter lugar relativamente às questões de facto impugnadas.
Acresce que da conjugação do disposto nos artºs 639º, nº1 e 640º do CPC, resulta que para o cumprimento desse triplo ónus se exige que, pelo menos, sejam indicados nas conclusões da alegação do recurso, com precisão, os concretos pontos de facto da sentença que são objecto de impugnação, sem o que não é possível ao Tribunal de recurso sindicar eventuais erros no julgamento da matéria de facto.
Ora, conforme se verifica das conclusões 13ª a 62ª a Recorrente “Xamane, Lda” indicou nessas conclusões da alegação do recurso, com precisão, os concretos pontos de facto da sentença que pretende impugnar, sendo, por isso, possível ao presente Tribunal de recurso sindicar eventuais erros no julgamento da matéria de facto.
Vejamos, sendo certo que a Recorrente “Xamane, Lda” invoca que “considera incorrectamente julgados os Pontos 2, 4, 10 e 18 dos Factos Provados e o Ponto único dos Factos Não Provados”, (cfr. conclusão 14ª).
A- Do ponto 2 dos Factos provados :
A esse propósito, da sentença recorrida consta o seguinte :
“(…)
Resultam provados os seguintes factos:
(…)
2. A Recorrente solicitou à Recorrida que produzisse um xarope para a tosse, com as mesmas especificações técnicas de um que anteriormente havia promovido e que se designava Viprofast [cf. nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5].
(…)”
Considera a Recorrente “Xamane, Lda”, a este propósito, que :
“15- O Ponto 2 foi colhido do alegado nos arts. 23.º a 25.º da resposta ao recurso.
16- Sucede que, devem ser eliminadas as expressões «promovido» e «nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5».
17- Por um lado, em momento algum a aqui recorrente alegou ou confessou que
a aqui recorrida havia «promovido» fosse o que fosse, pelo que a inclusão dessa palavra carece em absoluto de fundamentação/justificação, nem a “promoção” resulta da propalada «nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5».
18- De facto, é de notar que a expressão «nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5», apesar de a sentença não o explicitar, só se pode referir ao Doc. 5 da resposta ao recurso.
19- E da simples leitura desse documento resulta que o mesmo não é nenhuma nota de encomenda mas sim a notificação às autoridades competentes do suplemento alimentar «Suavitoss»
20- Devem, pois, ser eliminadas tais referências.”
Invoca a Ré “Xamane, Lda”, aqui Recorrente que o aludido ponto 2 dos factos provados da sentença recorrida foi colhido do alegado nos seus artigos 23º a 25º da sua resposta, onde aquela alegou :
“23.
Não restam dúvidas que esta exceção se refere unicamente à fórmula e não à marca (de referir que o produto não foi desenvolvido pela Recorrente, mas sim copiado de um produto (Viprofast) já existente no mercado português cuja ficha técnica foi enviada à Xamane para produzir um exatamente igual).
24.
Ora, aqui já temos duas falhas no Douto Recurso da Recorrente:
Desde logo, quando omite que não foi ela quem desenvolveu, mas que copiou as fórmulas e solicitou à Recorrida a produção de um produto igual ao Viprofast,
25.
Depois, quando sabe que aquando do pedido de produção do dito produto nem sequer nome para o mesmo tinha, muito menos qualquer projeto de marca.
Como, aliás, o comprova a confirmação da encomenda junta que na impossibilidade de colocar o nome do produto (que não existia) colocaram “Igual ao Vipropfast” - isto em julho de 2020. (Cf. Doc. 4).”
Efectivamente, para além do facto provado 2 não reproduzir de forma total, ou quase integral, qualquer dos artigos dos articulados das partes, lida a P.I. e a resposta, importa reconhecer razão à Recorrente “Xamane, Lda” quando a mesma aponta como fontes de tal facto dado como provado os reproduzidos artigos 23º a 25º da resposta.
Porém, em nenhum lado de tais artigos se colhe a factualidade reproduzida no facto provado 2 de que :
“A Recorrente solicitou à Recorrida que produzisse um xarope para a tosse, com as mesmas especificações técnicas de um que anteriormente havia promovido e que se designava Viprofast [cf. nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5].”
O que consta de parte do artigo 24º da Resposta é antes que “(…) Recorrente (…) solicitou à Recorrida a produção de um produto igual ao Viprofast” e não que “A Recorrente solicitou à Recorrida que produzisse um xarope para a tosse, com as mesmas especificações técnicas de um que anteriormente havia promovido e que se designava Viprofast” e a nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020 não é o doc.5, mas antes o documento 4 datada não de 22 de Setembro de 2020 mas antes de 31 de Julho de 2020.
Sendo certo que da motivação da matéria de facto constante da sentença recorrida resulta que a fundamentação dos factos provados, incluindo o agora questionado facto provado 2, assentou exclusivamente no exame da documentação junta, quando analisada à luz das regras da experiência comum.
Ora, o único documento onde se refere o “Viprofast” é precisamente o documento 4 junto pela Ré “Xamane, Lda” aqui Recorrente com a sua resposta, de onde apenas resulta que na encomenda de 31 de Julho de 2020 a Ré “Xamane, Lda” aqui Recorrente confirmou o seu pedido de encomenda de Propolis, 1300 mg, Sabugueiro, 1067 mg e Zinco, 33,33 mg Por 100 ml Igual ao Viprofast, resultando do documento 12 junto pela Ré “Xamane, Lda” aqui Recorrente e do anexo II (com a ficha técnica do Suavitoss) do contrato, junto como doc. 1 do requerimento inicial do procedimento cautelar, tratar-se da mesma composição (Propolis, Sabugueiro e Zinco) do Xarope “Suavitoss”, desenvolvido e produzido pela Ré “Xamane, Lda”, aqui Recorrente.
Deste modo, impõe-se assim a procedência do recurso intentado quanto à impugnação efectuada do facto provado 2, quanto à eliminação das expressões «promovido» e «nota de encomenda de 22 de Setembro de 2020/doc. 5».
Desta forma altera-se a redacção do facto provado 2, passando a constar como facto provado 2 o seguinte :
2. A Autora Obvious Ambition, Lda solicitou à Ré Xamane, Lda que produzisse um xarope para a tosse, com as mesmas especificações técnicas de um que se designava Viprofast.
B- Do ponto 4 dos Factos provados :
A esse propósito, da sentença recorrida consta o seguinte :
“(…)
Resultam provados os seguintes factos:
(…)
4. Tratou-se de uma ideia da sócia da Recorrente [cf. confissão e exame do contrato identificado em 8];
(…)”
Considera a Recorrente, a este propósito, que :
“21- Pontos 4 e 18 dos Factos Provados e Ponto único dos Factos Não Provados:
22- Quanto ao Ponto 4, a verdade é que em momento algum a aqui recorrente confessou que a marca Suavitoss foi idealizada e desenvolvida pela aqui recorrida ou pela sua sócia.
23- Tais factos, invocados por exemplo nos art. 8.º e 12.º a 19.º do requerimento inicial de recurso, foram inequivocamente impugnados pela aqui recorrente, de modo genérico no art. 2.º e de modo directo nos arts. 26.º a 30.º, todos da resposta ao recurso.
24- Por não resultar de confissão, deverá o Ponto 4 ser excluído dos Factos Provados.
25- Não obstante, o tribunal a quo fundamenta ainda a motivação daqueles Pontos 4 e 18 e Ponto único dos Factos Não Provados no contrato identificado em 8.
26- Mas será que o contrato consente a interpretação feita pelo tribunal a quo para a resposta aos aqui impugnados?
27- Entendemos que não.
28- Antes de mais, e a título de enquadramento geral, a simples leitura das cláusulas 1.ª, 3.ª, 5.ª e Anexo I (que refere expressamente o «Suavitoss») aponta para que a recorrida Obvious Ambition seja uma simples distribuidora do produto.
29- O problema interpretativo surge com o teor das alíneas VIII e IX da cláusula 6.ª.
30- É um facto que consta da segunda parte da alínea VIII que o «Suavitoss» foi
desenvolvido pela aqui recorrida, seja lá o que se quis dizer com «desenvolvido».
31- No entanto, esse excerto encontra-se completamente desfasado e em antagonismo com a primeira parte da mesma alínea, onde se refere que «Em caso de denúncia do presente contrato pela Segunda Outorgante, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante, (cf. Fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato)»
32- Tais fichas dos produtos vêm apresentadas na cláusula 11.ª do contrato de
fornecimento como constituindo o Anexo II.
33- Ora, o Anexo II do contrato foi junto como Doc. 1 no requerimento inicial da providência cautelar apensa e é constituído pela ficha técnica do produto «Suavitoss».
34- Se assim é, o que nos diz a primeira parte da alínea VIII da cláusula 6.ª é que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela aqui recorrente e não pela aqui recorrida.
35- Precisamente o oposto do exarado na fundamentação da sentença.
36- O carácter linear e translúcido da escrita constante dessa primeira parte da
alínea VIII é interrompido com a colocação de um ponto final.
37- E, inopinadamente, aparece a seguir escrito: «Suavitoss que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições».
38- Esta segunda parte da alínea VIII causa duas perplexidades.
39- Por um lado, como é possível dizer-se que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante se duas e uma linha atrás se diz que foi desenvolvido pela Primeira Outorgante (por remissão para o Anexo II do contrato)?
40- Por outro lado, que sentido faz ter-se escrito «ou outros nas mesmas condições»? Que outros?
41- De facto, tudo o que se escreveu a seguir ao ponto final tem um conteúdo desconexo e incoerente comparado com a elegância e escorreiteza da primeira parte da alínea VIII
42- Desse modo, na interpretação do clausulado à luz do art. 236.º e ss. do Código Civil deve dar-se prevalência ao constante da primeira parte da alínea em questão, em detrimento da escrita atabalhoada e indecifrável da segunda parte da alínea.
43- E, assim, tem de se concluir que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela aqui recorrente (cfr. Anexo II do contrato de fornecimento) e não pela aqui recorrida.
44- Mas, seja como for, temos por certa que a Meritíssima Senhora Juiz não podia limitar-se a ler a frase «desenvolvida pela Segunda Outorgante» constante da segunda parte da alínea VIII, negligenciando e ostracizando que na primeira parte dessa alínea se colhe exactamente o oposto, ou seja que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela Primeira Outorgante.
45- Além do mais, a que desenvolvimento se refere o contrato?
46- Desenvolvimento técnico e de marketing? Ou apenas desenvolvimento comercial?
47- O contrato não o diz, não podendo o tribunal a quo interpretar a declaração com um sentido que não tem um mínimo de correspondência no texto do próprio documento (art. 238.º do Código Civil).
48- E a alínea IX da claúsula 6.ª do contrato de fornecimento (IX): «IX- Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss»?
49- Antes de mais, e por ser incompatível, não é possível dizer-se que «serão devidos à Segunda Outorgante» e de seguida dizer-se «que deverão ser pagos à Primeira Outorgante».
50- Se são devidos à Segunda Outorgante são pagos a esta. E, se assim for, quem tem de os pagar é a Primeira Outorgante.
51- Se são devidos à Primeira Outorgante são pagos a esta. E, se assim for, quem tem de os pagar é a Segunda Outorgante.
52- Então, como é que esta parte inicial da alínea IX deve ser interpretada (por
referência ao art. 236.º do Código Civil)?
53- A alínea IX começa por nos dizer «Em caso de incumprimento da alínea anterior», a qual reporta-se à obrigação da aqui requerida não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela aqui recorrente, no que, como vimos, se inclui o «Suavitoss» (cfr. Anexo II do contrato de fornecimento).
54- Dúvidas, pois, não restam que a alínea IX consagra as penalidades em que a aqui recorrida incorre na eventualidade de comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela aqui recorrente, nomeadamente o «Suavitoss».
55- E, sendo assim, impõe-se ultrapassar os erros de escrita plasmados na primeira parte da alínea IX da cláusula 6.ª (cfr. art. 249.º do Código Civil), interpretando-se a mesma do seguinte modo: «Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos pela Segunda Outorgante, Royalties no montante 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente», ou seja, substituindo-se o artigo definido «à» pela preposição «pela».
56- A seguir ao ponto final, a alínea em análise diz-nos que: «Assim como o
contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss».
57- Neste conspecto, a referência a «o contrário» só pode ser interpretada como
no caso de incumprimento da aqui recorrente.
58- E, se só assim pode ser lida e compreendida a referência a «o contrário», logo de seguida essa alínea é taxativa a excepcionar de um eventual dever indemnizatório o «Suavitoss».
59- No fundo o que essa parte da alínea IX nos diz é que a aqui recorrente pode ter de pagar Royalties à aqui recorrida com excepção do «Suavitoss».
60- Termos em que devem ser eliminados os Pontos 4 e 18 dos Factos Provados e, pelo contrário, deve transitar para os Factos Provados que «Foi a Recorrida/Requerida a desenvolver e a nomear a marca “Suavitoss”».
(…).”
Mais uma vez o Tribunal a quo não verteu num facto provado a alegação que considerou provada dos articulados apresentados pelas partes, tanto mais que refere tal facto resultar de confissão, o que implicaria um facto alegado pela Autora “Obvious Ambition, Lda”, aqui Recorrida confessado ou admitido pela Ré “Xamane, Lda” aqui Recorrente.
Fundando-nos no invocado pela aqui Recorrente “Xamane, Lda”, tal facto teria decorrido do alegado pela aqui Recorrida nos artigos 8º e 12º a 19º da P.I., aí tendo sido alegado pela Autora da presente acção :
“8. º
Embora a linguagem ali utilizada não seja a mais correcta e adequada para se usar num contrato, verifica-se que a marca Suavitoss, idealizada e concebida pela Recorrente, é reconhecida como sendo da sua titularidade.”
“12. º
Foi a Recorrente quem, com notável dedicação e esforço, idealizou, conceptualizou e lançou a marca no mercado tendo, desde os primórdios da sua existência, assumido a responsabilidade integral pelo desenvolvimento da marca, investindo não apenas recursos financeiros significativos, mas também um elevado nível de compromisso e empenho da sua parte e dos seus colaboradores.
13. º
A Recorrente dedicou-se à criação de uma identidade de marca robusta e distintiva, refletindo a sua visão e os valores da sociedade.
14. º
Este processo incluiu a elaboração de um nome que não fosse apenas memorável, mas que, da mesma forma, transmitisse a essência dos produtos e serviços oferecidos.
15. º
A escolha do nome “Suavitoss” foi meramente o primeiro passo de um percurso que exigiu uma análise detalhada do mercado e das necessidades dos consumidores. – cfr. doc. 2, que se junta e se dá como reproduzido para todos os legais e devidos efeitos.
16. º
Adicionalmente, a Recorrente desenvolveu uma estratégia de marketing, com a intenção de garantir que a marca se posicionasse de forma competitiva e eficaz no setor.
17. º
A comercialização da marca, por sua vez, exigiu um investimento substancial e foi com o empenho contínuo da Recorrente que foi possível a marca consolidar-se como uma referência no mercado, criando não apenas um produto, mas uma experiência de marca que ressoou profundamente junto dos consumidores.
18. º
Em suma, a Recorrente não apenas lançou a marca sub judice, como a construiu com rigor e determinação, superando desafios significativos ao longo do caminho.
19. º
Este esforço sustentado e o investimento considerável contribuíram para o reconhecimento e a valorização da marca no competitivo panorama comercial contemporâneo.”
Tais factos foram efectivamente impugnados no artº1º da resposta, onde apenas foi aceite o alegado no artº1º da P.I. (que nem sequer consta da factualidade provada), pelo que não se pode considerar como confessada a factualidade vertida no ponto 4 da matéria de facto provada.
Do mesmo modo, não resulta minimamente do “contrato identificado em 8”, nem de qualquer outro documento junto aos autos que “tratou-se de uma ideia da sócia da Recorrente” Obvious Ambition, Lda, e do documento junto pela Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui Recorrida com a P.I. sob o nº2, resulta apenas que às 17h53mn do dia 30/07/2020 foi escolhido pela Drª BB o nome “Suavitoss” de uma lista de nomes “Paratosse, Zero tosse e Suavitoss”, não resultando dos autos, porém, a que título é que foi incumbida a referida Drª BB de tal tarefa de escolher o nome do xarope, quais as funções que a mesma desempenhava e para que empresa, qual a sua ligação profissional ou societária a qualquer uma das duas empresas em litígio nem quais as circunstâncias que rodearam a escolha do nome do xarope, designadamente quem sugeriu as três alternativas de nome dadas à escolha da aludida Drª BB.
Pelo exposto, procedendo o recurso nesta parte, decide-se pela eliminação do facto provado 4.
C- Do ponto 10 dos Factos provados :
A esse propósito, da sentença recorrida consta o seguinte :
“(…)
Resultam provados os seguintes factos:
(…)
10. Ficando igualmente previsto, na cláusula sexta, que:
«[…]
V. No fim do primeiro período contratual (5 anos], a Segunda Outorgante tem direito a fixar com a marca “PADEP” pelo montante de 5.000€ (cinco mil euros).
VI. No fim do segundo período contratual (10 anos) a Segunda Outorgante, poderá adquirir a marca “PADEP” gratuitamente.
VII. A Segunda Outorgante, compromete-se a produzir em exclusivo a marca “PADEP” na Xamane.
VIII. Em caso de denúncia do presente Contrato, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante (cfr. folhas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato). SUAVITOSS que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições» IX. Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante de 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss.« [cf. doc. 1,junto com o douto RI]; (…)”
Considera a Recorrente, a este propósito, que :
“61- No Ponto 10 dos Factos Provados, por confronto com o contrato junto aos autos, impõe-se a correcção de uma gralha e de uma omissão na alínea VIII da Cláusula 10.ª, que assinalamos a marcador amarelo (os aditamentos) e a marcador azul (a parte a retirar), nos termos seguintes:
VIII. Em caso de denúncia do presente Contrato pela Segunda Outorgante, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante (cfr. folhas fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato). SUAVITOSS que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições»
IX. Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante de 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss.« [cf. doc. 1,junto com o douto RI];”
Importa, desde logo, assinalar que o documento 1 junto com a P.I. é idêntico ao doc. 1 junto com a Resposta.
Procurando-se na sentença recorrida transcrever no ponto 10 dos factos provados as alíneas V, VI, VII, VIII e IX da cláusula sexta do documento denominado como “contrato de fornecimento”, junto por ambas as partes no respectivo articulado, constata-se, desde logo, que no ponto 10 dos factos provados os lapsos de transcrição não se ficam pelos assinalados pela Recorrente “Xamane, Lda” quanto à alínea VIII de tal contrato.
Desde logo, na alínea V, ao invés do escrito na sentença “V. No fim do primeiro período contratual (5 anos], a Segunda Outorgante tem direito a fixar com a marca “PADEP” pelo montante de 5.000€ (cinco mil euros)”, consta antes do documento em causa que “V. No fim do primeiro período contratual (5 anos], a Segunda Outorgante tem direito a ficar com a marca “PADEP” pelo montante de 5.000€ (cinco mil euros)”, impondo-se, por isso, a alteração do aludido ponto 10 dos factos provados nesse sentido.
No mais, conforme pertinentemente impugna a Recorrente “Xamane, Lda” na alínea VIII da mesma cláusula 6ª, ao invés do escrito na sentença “VIII. Em caso de denúncia do presente Contrato, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante (cfr. folhas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato). SUAVITOSS que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições»”, consta antes do documento, junto em duplicado aos presentes autos, que :
“VIII. Em caso de denúncia do presente Contrato pela Segunda Outorgante, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante (cf. Fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato). SUAVITOSS que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições».
Deste modo, procede também o recurso da matéria de facto quanto a este ponto da matéria de facto provada.
D- Do ponto 18 dos Factos provados :
A esse propósito, da sentença recorrida consta o seguinte :
“(…)
Resultam provados os seguintes factos:
(…)
18. Ao registar o sinal «Suavitoss», a Requerente/Recorrida bem sabia que o mesmo se encontrava a ser utilizado pela Reclamante/Recorrente para comercializar o produto que lhe fornecia, no cumprimento do acordo referido em 8, e mediante o qual reconhecia que tal designação havia sido desenvolvida por esta.
(…)”
Considera a Recorrente “Xamane, Lda”, a este propósito, que :
“25- Não obstante, o tribunal a quo fundamenta ainda a motivação daqueles Pontos 4 e 18 e Ponto único dos Factos Não Provados no contrato identificado em 8.
26- Mas será que o contrato consente a interpretação feita pelo tribunal a quo para a resposta aos aqui impugnados?
27- Entendemos que não.
28- Antes de mais, e a título de enquadramento geral, a simples leitura das cláusulas 1.ª, 3.ª, 5.ª e Anexo I (que refere expressamente o «Suavitoss») aponta para que a recorrida Obvious Ambition seja uma simples distribuidora do produto.
29- O problema interpretativo surge com o teor das alíneas VIII e IX da cláusula 6.ª.
30- É um facto que consta da segunda parte da alínea VIII que o «Suavitoss» foi
desenvolvido pela aqui recorrida, seja lá o que se quis dizer com «desenvolvido».
31- No entanto, esse excerto encontra-se completamente desfasado e em antagonismo com a primeira parte da mesma alínea, onde se refere que «Em caso de denúncia do presente contrato pela Segunda Outorgante, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante, (cf. Fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato)»
32- Tais fichas dos produtos vêm apresentadas na cláusula 11.ª do contrato de
fornecimento como constituindo o Anexo II.
33- Ora, o Anexo II do contrato foi junto como Doc. 1 no requerimento inicial da providência cautelar apensa e é constituído pela ficha técnica do produto «Suavitoss».
34- Se assim é, o que nos diz a primeira parte da alínea VIII da cláusula 6.ª é que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela aqui recorrente e não pela aqui recorrida.
35- Precisamente o oposto do exarado na fundamentação da sentença.
36- O carácter linear e translúcido da escrita constante dessa primeira parte da
alínea VIII é interrompido com a colocação de um ponto final.
37- E, inopinadamente, aparece a seguir escrito: «Suavitoss que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições».
38- Esta segunda parte da alínea VIII causa duas perplexidades.
39- Por um lado, como é possível dizer-se que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante se duas e uma linha atrás se diz que foi desenvolvido pela Primeira Outorgante (por remissão para o Anexo II do contrato)?
40- Por outro lado, que sentido faz ter-se escrito «ou outros nas mesmas condições»? Que outros?
41- De facto, tudo o que se escreveu a seguir ao ponto final tem um conteúdo desconexo e incoerente comparado com a elegância e escorreiteza da primeira parte da alínea VIII
42- Desse modo, na interpretação do clausulado à luz do art. 236.º e ss. do Código Civil deve dar-se prevalência ao constante da primeira parte da alínea em questão, em detrimento da escrita atabalhoada e indecifrável da segunda parte da alínea.
43- E, assim, tem de se concluir que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela aqui recorrente (cfr. Anexo II do contrato de fornecimento) e não pela aqui recorrida.
44- Mas, seja como for, temos por certa que a Meritíssima Senhora Juiz não podia limitar-se a ler a frase «desenvolvida pela Segunda Outorgante» constante da segunda parte da alínea VIII, negligenciando e ostracizando que na primeira parte dessa alínea se colhe exactamente o oposto, ou seja que o «Suavitoss» foi desenvolvido pela Primeira Outorgante.
45- Além do mais, a que desenvolvimento se refere o contrato?
46- Desenvolvimento técnico e de marketing? Ou apenas desenvolvimento comercial?
47- O contrato não o diz, não podendo o tribunal a quo interpretar a declaração com um sentido que não tem um mínimo de correspondência no texto do próprio documento (art. 238.º do Código Civil).
48- E a alínea IX da claúsula 6.ª do contrato de fornecimento (IX): «IX- Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss»?
49- Antes de mais, e por ser incompatível, não é possível dizer-se que «serão devidos à Segunda Outorgante» e de seguida dizer-se «que deverão ser pagos à Primeira Outorgante».
50- Se são devidos à Segunda Outorgante são pagos a esta. E, se assim for, quem tem de os pagar é a Primeira Outorgante.
51- Se são devidos à Primeira Outorgante são pagos a esta. E, se assim for, quem tem de os pagar é a Segunda Outorgante.
52- Então, como é que esta parte inicial da alínea IX deve ser interpretada (por
referência ao art. 236.º do Código Civil)?
53- A alínea IX começa por nos dizer «Em caso de incumprimento da alínea anterior», a qual reporta-se à obrigação da aqui requerida não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela aqui recorrente, no que, como vimos, se inclui o «Suavitoss» (cfr. Anexo II do contrato de fornecimento).
54- Dúvidas, pois, não restam que a alínea IX consagra as penalidades em que a aqui recorrida incorre na eventualidade de comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela aqui recorrente, nomeadamente o «Suavitoss».
55- E, sendo assim, impõe-se ultrapassar os erros de escrita plasmados na primeira parte da alínea IX da cláusula 6.ª (cfr. art. 249.º do Código Civil), interpretando-se a mesma do seguinte modo: «Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos pela Segunda Outorgante, Royalties no montante 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente», ou seja, substituindo-se o artigo definido «à» pela preposição «pela».
56- A seguir ao ponto final, a alínea em análise diz-nos que: «Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss».
57- Neste conspecto, a referência a «o contrário» só pode ser interpretada como
no caso de incumprimento da aqui recorrente.
58- E, se só assim pode ser lida e compreendida a referência a «o contrário», logo de seguida essa alínea é taxativa a excepcionar de um eventual dever indemnizatório o «Suavitoss».
59- No fundo o que essa parte da alínea IX nos diz é que a aqui recorrente pode ter de pagar Royalties à aqui recorrida com excepção do «Suavitoss».
60- Termos em que devem ser eliminados os Pontos 4 e 18 dos Factos Provados e, pelo contrário, deve transitar para os Factos Provados que «Foi a Recorrida/Requerida a desenvolver e a nomear a marca “Suavitoss”».
Concorda-se com a Recorrente “Xamane, Lda” quanto ao sublinhar dos lapsos de escrita constantes das alíneas VIII e IX da Cláusula 6ª.
Assim, a aludida alínea IX da cláusula 6ª ao invés do texto constante do contrato : «IX- Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss», que não faz sentido, pois lido da forma como se encontra escrita conduziria à contradição insanável de que os royalties de 20% devidos à segunda outorgante (necessariamente pela primeira outorgante) deveriam ser pagos…. à primeira outorgante.
Conforme pertinentemente refere a Recorrente “Xamane, Lda” a única forma dessa alínea IX da cláusula 6ª fazer sentido é substituir - a contração da preposição “a” com o artigo definido “a”- «à» -pela contração da preposição “por” com o artigo definido “a”- «pela», obtendo-se a seguinte redacção :
«IX- Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos pela Segunda Outorgante, Royalties no montante 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss»
Ou seja, resulta de tal alínea IX da cláusula 6ª do contrato celebrado entre as partes que : Em caso de incumprimento da alínea VIII serão devidos pela Autora Obvious Ambitions, Lda aqui recorrida, royalties no montante de 20% da faturação que deverão ser pagos à Ré “Xamane, Lda” aqui recorrente.
Em caso de incumprimento da alínea VIII serão devidos pela Ré “Xamane, Lda” aqui recorrente à Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui recorrida royalties no montante de 20% da faturação, com exceção do Suavitoss.
Ou seja, em caso de incumprimento da alínea VIII pela Ré “Xamane, Lda” aqui recorrente ressalva-se a faturação do Suavitoss no cálculo dos 20% de royalties devidos à Autora “Obvious Ambition, Lda”.
Conforme a feliz síntese da Recorrente “Xamane, Lda” constante da sua conclusão 59ª :
“No fundo o que essa parte da alínea IX nos diz é que a aqui recorrente pode ter de pagar Royalties à aqui recorrida com excepção do «Suavitoss».
E quanto à alínea VIII do aludida cláusula 6ª do contrato celebrado entre as partes ?
Recorde-se que a redacção da mesma também suscita dúvidas e contradições entre os próprios termos da alínea :
«VIII- Em caso de denúncia do presente contrato pela Segunda Outorgante, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante, (cf. Fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato). Suavitoss que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições».
Assim, na sua primeira parte essa alínea prevê que em caso de denúncia do contrato pela Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui recorrida, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Ré à Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui recorrida (cf. Fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do contrato).
Tais “Fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do contrato” remetem diretamente para a cláusula 11ª do mesmo contrato onde se prevê que “constituem parte integrante do presente Contrato os seguintes Anexos :
Anexo I- Listagem dos produtos e respectivos preços
Anexo II- Fichas técnicas”.
Compulsado o anexo I verifica-se que o mesmo contém a seguinte listagem de produtos : PADEP VIT C 20 comprimidos efervescentes; PADEP VITA 30 cápsulas moles; PADEP Energia 20 saquetas; PADEP Magnésio 30 comprimidos; PADEP Melatonina 30ml e Suavitoss Xarope 100 ml.
Por sua vez o Anexo II apenas tem a ficha técnica do xarope Suavitoss.
Ou seja, a analisada 1ª parte dessa alínea VIII contém o comprometimento da Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui recorrida de, em caso de denunciar o contrato, não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Ré “Xamane, Lda” aqui recorrida : PADEP VIT C 20 comprimidos efervescentes; PADEP VITA 30 cápsulas moles; PADEP Energia 20 saquetas; PADEP Magnésio 30 comprimidos; PADEP Melatonina 30ml e Suavitoss Xarope 100 ml.
Porém, a seguir a tal parte segue-se a seguinte frase :
“Suavitoss que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições».
Efectivamente tal 2ª parte da mesma alínea, sem aparentemente fazer sentido relativamente à anterior parte, afirma o Suavitoss como tendo sido desenvolvido pela Autora “Obvious Ambition, Lda”, aqui recorrida “ou outros nas mesmas condições.”
Para além da contradição insanável entre as duas frases que compõem a aludida alínea VIII da cláusula 6ª do contrato, resulta da prova documental produzida nos autos que, ao contrário do que consta nessa 2ª parte da aludida alínea, o Suavitoss foi desenvolvido pela Ré “Xamane, Lda” aqui Recorrente :
Tal resulta de forma inequívoca do documento junto sob o nº12 junto com a Resposta, o qual merece mais credibilidade que a apontada redacção equívoca da 2ª parte da alínea VIII da cláusula 6ª do contrato.
Acresce a utilização de “Suavitoss” no masculino (“Suavitoss que foi desenvolvido”) conduz a que tal expressão se refira ao xarope e não à marca (nesse caso faria mais sentido constar : “Suavitoss que foi desenvolvida), redacção no género feminino que não foi utilizada.
Deste modo, e no sentido do pretendido pela Ré “Xamane, Lda” aqui recorrente, importa dar como não provado o segmento “e mediante o qual reconhecia que tal designação havia sido desenvolvida por esta” constante do ponto 18 dos factos provados.
Do mesmo modo, não resulta minimamente provado dos documentos juntos aos autos que aquando o registo do sinal «Suavitoss», a Requerente/Recorrida “Xamane, Lda” bem sabia que o mesmo se encontrava a ser utilizado pela Reclamante/Recorrente “Obvious Ambition, Lda”, para comercializar o produto que lhe fornecia, no cumprimento do acordo referido em 8”.
Ao invés, antes resultou provado, do documento junto sob o nº11 com a resposta, a tentativa de comercializar através da PADEP, que se passou a encontrar na posse da Autora, “Obvious Ambition, Lda”, aqui Recorrida (cfr. doc. junto sob o nº10 e o endereço de e-mail aí constante : ...), a marca “Patoss” em vez do “Suavetoss”, com a sugestiva e indubitável referência de que “o Suavitoss é agora Patoss”.
Deste modo, importa também dar procedência nesta parte, ao recurso interposto da matéria de facto, eliminando o aludido ponto 18 dos factos provados.
E- Do Ponto único dos Factos Não Provados :
A esse propósito, da sentença recorrida consta o seguinte :
“(…)
Factos não provados:
Em face da prova produzida, não resultaram provados quaisquer outros factos com relevância para a boa decisão da causa, não tendo resultado provado que tenha sido a Recorrida/Requerida a desenvolver e a nomear a marca “Suavitoss».
(…).
Considera a Recorrente “Xamane, Lda”, a este propósito, que :
“60- Termos em que devem ser eliminados os Pontos 4 e 18 dos Factos Provados e, pelo contrário, deve transitar para os Factos Provados que «Foi a Recorrida/Requerida a desenvolver e a nomear a marca “Suavitoss”».”
Conforme resulta do já anteriormente referido, afigura-se que o Tribunal a quo não valorou devidamente os documentos juntos aos autos, mormente o documento junto sob o nº12 junto com a Resposta, resultando provado que a Recorrida/Requerida “Xamane, S.A” desenvolveu o xarope “Suavitoss”.
Acresce que do aludido documento junto com a resposta da Ré “Xamane, Lda” aqui Recorrente sob o nº4 e do documento junto pela Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui Recorrida com a P.I. sob o nº2, resulta que na data de 31 de Julho ainda constava a designação do Suavitoss como “igual ao Viprofast”, por só às 17h53mn do dia 30/07/2020 ter sido escolhido pela Drª BB o nome “Suavitoss” de uma lista de nomes “Paratosse, Zero tosse e Suavitoss”.
Deste modo, o teor conjugado dos documentos juntos com a resposta da Ré sob os nºs 4 e 12 e do documento junto com a P.I. sob o nº2 implica necessariamente o aditamento dos seguintes pontos (19 e 20 ) aos factos provados :
19- O xarope “Suavitoss”, produzido pela Ré Recorrida Xamane, em 31 de Julho de 2020 era designado por “igual ao Viprofast”, por só às 17H53mn do dia 30/07/2020 ter sido escolhido pela Drª BB o nome “Suavitoss de uma lista dos seguintes nomes “Paratosse”, “Zero tosse” e “Suavitoss”.
20- Consta da rótulo da embalagem do xarope “suavitoss” 100ml que o mesmo é “Desenvolvido e distribuído por: Xamane, S.A.”
Procede, assim, a impugnação da decisão da matéria de facto efetuada pela Ré Recorrente “Xamane, Lda” nos termos que se deixaram expostos.
Resulta manifesta da leitura da sentença recorrida e das alegações e das contra-alegações do presente recurso a utilização, em sentido inverso (ou “cruzado”) dos termos “Recorrente” e “Recorrida” na 1ª instância e de “Recorrente” e “Recorrida” no presente recurso, dificultando a leitura dos factos provados e podendo até dar azo a confusões e a consequentes lapsos na compreensão dos termos.
Assim, nos termos do disposto no artigo 9º-A do CPC irão utilizar-se as designações das duas sociedades aqui em litígio, mesmo nos factos que não foram objecto da impugnação da decisão da matéria de facto, por forma a facilitar a respectiva leitura.
Assim, a matéria de facto provada nos presentes autos fica assim estabelecida:
1. O douto despacho impugnado é do seguinte teor:
«[…]
RELATÓRIO DE EXAME
REGISTO DE MARCA NACIONAL N.º 720707
REPRODUÇÃO DO SINAL
SUAVITOSS
No âmbito do presente processo, deduziu reclamação OBVIOUS AMBITION LDA alegando que num contrato celebrado com a requerente esta se compromete a não fabricar, comercializar ou vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela reclamante, nomeadamente o produto “SUAVITOSS”.
Na opinião da reclamante o presente pedido de registo de marca foi realizado com má-fé e configura um ato de concorrência desleal.
A reclamante refere, ainda, que a tentativa de registar a marca “SUAVITOSS” se sobrepõe à sua propriedade intelectual (…)
A reclamante juntou cópia do contrato referido na reclamação, uma fatura emitida pela requerente, uma fotografia de material exposto numa farmácia. A requerente - XAMANE, S.A. - depois de previamente notificada, formalizou contestação, peça processual em que refutou a existência de motivos recusa do registo.
A requerente vem alegar que a sua relação com a reclamante OBVIOUS AMBITION, LDA era de natureza comercial, de fornecedor/cliente, e que no âmbito desta fornecia suplementos alimentares à reclamante, mediante o pagamento de determinado valor.
A contestante refere que o contrato celebrado entre a requerente e a reclamante é um Contrato de Fornecimento de produtos (suplementos alimentares) e não é um contrato de cedência de marcas como, segundo a mesma, a reclamante ardilosamente tenta fazer crer.
A requerente vem dizer que o contrato de fornecimento foi ostensivamente incumprido pela reclamante, circunstância que esteve na base da denúncia da relação contratual por parte da requerente e, ainda, o seguinte:
-A reclamante bem sabe que nunca foi titular de qualquer direito sobre a marca SUAVITOSS”;
-A reclamante bem sabia – e sabe! - que a marca “SUAVITOSS” sempre pertenceu à requerente;
-A reclamante sabe que desenvolveu com a requerente relações comerciais de fornecimento, adquirindo-lhe produtos assinalados com a marca “SUAVITOSS”;
-A reclamante está bem ciente que não pode “desenvolver” a marca “SUAVITOSS”, por muito que queira interpretar livremente o contrato celebrado;
- A reclamante sabe que a marca “SUAVITOSS” apenas assinala produtos no âmbito dos suplementos alimentares, comercializados pela requerente…
A requerente junto documentos para apoiar a sua argumentação.
Ambas as litigantes formalizaram exposições suplementares, através das quais procuraram reforçar as posições anteriormente assumidas.
A reclamante menciona o seguinte:
Entre outras obrigações contratuais, ficou previsto naquele contrato, na cláusula sexta, n.º VIII “em caso de denúncia do presente Contrato, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante (cfr. folhas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato). SUAVITOSS que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições.”
E n.º IX, ainda da cláusula sexta, “em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante de 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss.”
Desta forma, embora a linguagem utilizada possa ser considerada confusa e pouco escorreita, a verdade é que pela simples leitura e interpretação do clausulado facilmente se depreende que a marca “Suavitoss”, embora não se encontrasse registada junto do INPI, foi criada, desenvolvida, comercializada, distribuída e vendida pela Oponente, levando ao pagamento dos devidos royalties nos casos em que a mesma viesse a ser comercializada pela Requerente, bem como qualquer produto que contivesse aquelas mesmas fórmulas.
A requerente menciona o seguinte:
A requerente produziu e desenvolveu o produto sendo que nessa sequência, e como responsável pelo mesmo, entregou todos os pedidos de registos nas autoridades competentes (DGAV, CIAV E CEDIME) sempre em seu nome, enquanto laboratório produtor e responsável pela marca – o que não deixa qualquer dúvida quanto ao conhecimento por parte da reclamante de quem era a propriedade da marca não registada.
Resulta claro que a reclamante OBVIOUS apenas pretendia um produto para vender e solicitou à requerente e fabricante XAMANE que o produzisse, e lhe atribuísse uma designação para o mercado. Foi exatamente isso que a requerente XAMANE fez, ao abrigo do contrato de fornecimento…
Finalizada a síntese das alegações das partes intervenientes, cabe, a título de enquadramento legal, referir que, de acordo com o artigo 208.º do Código da
Propriedade Industrial (CPI), a marca é um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e a diferenciar os produtos ou os serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial
Nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 232º do CPI, deve ser recusado um registo de marca sempre que se reconheça que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.
Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa o reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má-fé, de acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 231.º do CPI.
No caso em apreço e depois de analisados todos os elementos que constam do processo, verificamos que a reclamante não apresentou dados que permitam apurar que se está perante uma situação de concorrência desleal, não é possível concluir que o sinal registando é associado pelo consumidor à entidade reclamante originando daí um cenário de benefício comercial para a requerente, até a embalagem do produto
apresenta o nome da requerente, como se pode verificar na imagem
No que respeita à alegação de que o presente pedido de registo foi apresentado de má-fé, depois de analisados todos os documentos juntos, nomeadamente o recibo, e-mails trocados, contrato, não se pode negar o conhecimento do sinal “SUAVITOSS” pela requerente, visto esta ser a entidade que fornecia à reclamante os produtos identificados com aquela designação, contudo, a nosso ver, não foi aduzida qualquer evidência ou prova que corrobore ou seja passível de demonstrar claramente que o presente pedido de registo foi apresentado com o intuito de “prejudicar os interesses da ora reclamante de forma não conforme com os usos honestos”, não tendo ficado igualmente demonstrado que a requerente tenha efetuado o pedido de registo da marca “sem a menor intenção de a utilizar para os produtos objeto desse registo”.
A redação dos pontos VIII e IX da cláusula 6ª do contrato de fornecimento, que infra apresentamos, a nosso ver, não permite concluir que a requerente não pode registar ou utilizar o sinal solicitado, visto nada declarar a esse respeito.
Finalmente, verificamos que a reclamante não é titular de registos prioritários e não foi apresentada qualquer evidência, documento ou prova que corrobore ou seja passível de demonstrar que a reclamante é titular de algum direito prioritário sobre a expressão “SUAVITOSS”.
Importa, ainda, referir que o funcionamento dos direitos de Propriedade Industrial assenta na premissa do “primeiro a registar e não o primeiro a ter”, pelo que a propriedade e o exclusivo sobre marcas se adquirem apenas por via do registo e não através do simples uso no mercado.
Proposta de decisão
Em face do exposto, reputando-se a reclamação improcedente, não havendo outros fundamentos de recusa e estando cumpridas todas as formalidades legais, propõe-se o deferimento do presente pedido de registo, nos termos do n.º 2 do artigo 229.º do CPI, […]» [cf. exame do sistema]
2. A Autora Obvious Ambition, Lda solicitou à Ré Xamane, Lda que produzisse um xarope para a tosse, com as mesmas especificações técnicas de um que se designava Viprofast.
3. A Recorrida Xamane, Lda promoveu o registo do xarope «igual ao Viprofast», junto das autoridades administrativas, e este passou a ser comercializado pela Recorrente Obvious Ambition, Lda, sob a designação Suavitoss, junto das farmácias [cf. documentos identificados como notificação, juntos com a douta Resposta];
4- Eliminado
5. Na execução do contrato de 2020, foi operacionalizada a entrada no mercado da referida marca, a qual não tinha existência anterior no portefólio da recorrida Xamane, Lda [cf. confissão].
6. Em 31-07-2020, a requerida Xamane, Lda apresentou valores para o suplemento;
7. Em 29-09-2020, a requerida Xamane, Lda deu entrada de «ficha técnica», na qual se identifica como «responsável» e «distribuidor»;
8. Em 4 de Novembro de 2020, Recorrente Obvious Ambition, Lda e Recorrida Xamane, Lda celebraram um contrato de fornecimento, mediante o qual a Recorrida Xamane, Lda se obrigou a fornecer à Recorrente Obvious Ambition, Lda os produtos descritos no Anexo I daquele contrato, obrigando-se a requerente Obvious Ambition, Lda a adquiri-los em regime de exclusividade àquela, para a sua comercialização [cf. doc. 1,junto com o douto RI];
9. A Recorrida Xamane, Lda, identificada no contrato como Primeira Outorgante, ficaria responsável pela produção dos produtos e pelo respetivo fornecimento à Recorrente Obvious Ambition, Lda, identificada no contrato como Segunda Outorgante – cf. doc. n.º1, junto com o RI [cláusulas 1.ª e 2.ª];
10. Ficando igualmente previsto, na cláusula sexta, que:
«[…]
“V. No fim do primeiro período contratual (5 anos], a Segunda Outorgante tem direito a ficar com a marca “PADEP” pelo montante de 5.000€ (cinco mil euros)”.
VI. No fim do segundo período contratual (10 anos) a Segunda Outorgante, poderá adquirir a marca “PADEP” gratuitamente.
VII. A Segunda Outorgante, compromete-se a produzir em exclusivo a marca “PADEP” na Xamane.
VIII. Em caso de denúncia do presente Contrato pela Segunda Outorgante, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Primeira Outorgante (cf. Fichas anexas dos produtos que se anexam e que fazem parte integrante do presente contrato). SUAVITOSS que foi desenvolvido pela Segunda Outorgante ou outros nas mesmas condições.
IX. Em caso de incumprimento da alínea anterior, serão devidos à Segunda Outorgante, Royalties no montante de 20% da faturação que deverão ser pagos à Primeira Outorgante mensalmente. Assim como o contrário deverá acontecer com exceção do Suavitoss.« [cf. doc. 1,junto com o douto RI];
11- Inexistente na sentença, certamente por lapso de numeração dos factos provados.
12. Em Fevereiro de 2024, a Requerida Xamane, Lda procedeu ao pedido de registo da marca Suavitoss, arrogando-se proprietária da mesma. – cf. doc. 2, junto com o douto RI;
13. O registo da marca foi concedido em Outubro de 2024 ― cf. doc. 2, junto com o douto RI;
14. Em 12 de Março de 2024, a requerida Xamane, Lda remeteu a carta que se encontra junta com a douta Oposição, na qual alega falta de pagamento de facturas, incumprimento do «forecast» e quebra de confiança entre as partes, como fundamentos para a resolução, com justa causa do contrato aludido em 1 [cfr. exame electrónico dos autos];
15. O Suavitoss é um suplemento alimentar, que tem uma fórmula que é igual à fórmula do Viprofast, e cuja produção a requerente Obvious Ambition, Lda solicitou à requerida Xamane, Lda [confissão].
16. Nos autos de procedimento cautelar com o n.º 477/24.9YHLSB deste juízo, que a Recorrente/Reclamante Obvious Ambition, Lda havia instaurado contra a Recorrida/Requerente Xamane, Lda, foi proferida a seguinte decisão:
«[…]
a) condeno a requerida a abster-se de produzir, comercializar, vender ou publicitar quaisquer produtos sob a marca Suavitoss, assim como de utilizar o nome, logótipo ou qualquer outro elemento associado à referida marca;
b) absolvo a requerida do pedido de condenação na abstenção de produzir, comercializar, vender ou publicitar quaisquer produtos contendo fórmulas análogas às desenvolvidas pela Requerente. [cfr. consulta do sistema Citius].
17. Foi interposto douto recurso, que foi julgado improcedente, [não] tendo os autos baixado ainda à 1.ª instância.
18- Eliminado.
19- O xarope “Suavitoss”, produzido pela Ré Recorrida Xamane, em 31 de Julho de 2020 era designado por “igual ao Viprofast”, por só às 17H53mn do dia 30/07/2020 ter sido escolhido pela Drª BB o nome “Suavitoss de uma lista dos seguintes nomes “Paratosse”, “Zero tosse” e “Suavitoss”.
20- Consta da rótulo da embalagem do xarope “suavitoss” 100ml que o mesmo é “Desenvolvido e distribuído por: Xamane, S.A.”
Factos Não Provados :
a. Que se tratou de uma ideia da sócia da Recorrente.
b) Que ao registar o sinal «Suavitoss», a Requerente/Recorrida Xamane, Lda bem sabia que o mesmo se encontrava a ser utilizado pela Reclamante/Recorrente Obvious Ambition, Lda para comercializar o produto que lhe fornecia, no cumprimento do acordo referido em 8, e mediante o qual reconhecia que tal designação havia sido desenvolvida por esta.
Fixada a matéria de facto provada e não provada, decorrente da decisão da matéria de facto da sentença recorrida e da impugnação que quanto à mesma decisão da matéria de facto foi deduzida pela Recorrente Xamane, Lda, vejamos a 4ª questão e bem assim se se se verifica in casu a excepcional necessidade instrutória de inquirir as testemunhas oferecidas, mormente pela Recorrente Xamane, Lda, à luz das carências de instrução complementar motivadas pela vontade de obter acesso à verdade material e bem decidir a causa (bem como de gerar equidade processual, conforme enunciado no art. 547.º do Código de Processo Civil).
4ª Questão
Se os factos provados demonstram o invocado registo da marca nacional n.º 720707, «Suavitoss», de má fé por parte da aqui recorrente “Xamane, Lda” e que a mesma ao assim agir, tenha praticado um acto de concorrência desleal para com a aqui recorrida Obvious Ambition, Lda
Recorde-se que a Autora aqui recorrida Obvious Ambition, Lda interpôs recurso da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, datada de 9 de outubro de 2024, que concedeu à Ré aqui recorrente Xamane, Lda o registo da marca nacional n.º 720707 – Suavitoss, visando a revogação da mencionada decisão do INPI e a mesma ser substituída por outra, de recusa do registo da marca.
Para tanto, invocou, em síntese, que o pedido de registo de marca foi realizado com má-fé e configura um ato de concorrência desleal, mais invocando que a tentativa de registar a marca “SUAVITOSS” se sobrepõe à sua propriedade intelectual.
A sentença recorrida decidiu no sentido favorável à Autora aqui recorrida Obvious Ambition, Lda, fundamentando a decisão proferida de revogar o despacho do INPI de 4 de Outubro de 2024, que concedeu o registo da marca nacional n.º 720707, « SUAVITOSS» e de substituir o referido despacho pela decisão proferida de recusa do registo da marca nacional n.º 720707, « SUAVITOSS».
Para tanto, o Tribunal a quo considerou o seguinte :
“A questão a decidir consiste em saber se se verificam, ou não, os requisitos da má fé e/ou da possibilidade de concorrência desleal.
Vejamos.
O 231.º, n.º 6 do Código da Propriedade Industrial2 dispõe que:
«[…]
Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa o reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má-fé.».
Conforme douto ac. TRL de 13-11-2024:
«[…] A lei não define o que constitui “má fé” e remete para o julgador a delimitação deste conceito indeterminado, respeitante ao espírito ou à intenção que está subjacente à apresentação do pedido de registo da marca.
Esse pedido deve ser recusado, caso se conclua, com base na matéria de facto considerada provada, que o registo da marca atenta contra os princípios éticos que regulam estas matérias (…)”.
A isto acresce, conforme douto ac. TRL de 22-04-2024, nos autos com o n.º 202/23.1YHLSB.L1, que:
«[…]
- Evidencia uma intenção de uso da marca contrária às práticas honestas em matéria industrial e comercial, a tentativa do Recorrente registar em seu nome o sinal “criado” no âmbito de uma relação contratual com a Recorrida, tendo esta negado àquele o respetivo registo e tendo-o utilizado no contacto com terceiros;
- A circunstância do Recorrente temer que a Recorrida não lhe liquide a compensação pelo trabalho desenvolvido não serve de justificação para o registo do sinal, pois que este não visa garantir créditos;
- Obsta, pois, ao registo de uma marca a existência de má-fé, reportada ao momento do respetivo pedido. […]»
Finalmente, conforme douto ac. TRL de 18 de Maio de 2022:
«[…]
O objetivo da tipificação da má-fé como fundamento de recusa do registo da marca consiste em impedir registos de marca abusivos ou contrários às atitudes honestas em matéria industrial e comercial. […]»
(…)
Vejamos.
A reclamação assenta na alegação de que a reclamante/recorrente criou uma marca de suplementos alimentares, cuja produção e fornecimento encomendou à requerente/recorrida e que esta ― em violação das relações contratuais estabelecidas entre as partes ― registou a marca criada pela primeira, o que constitui má fé e integra, também, concorrência desleal.
No caso, haverá que ter presente que o suplemento alimentar em causa se apresenta sujeito a regulamentação específica. A requerida é a fabricante do suplemento e procedeu à sua notificação junto das entidades competentes [em 29-09-2020, cf. ponto 7 dos factos provados].
Assim, sob um ponto de vista jurídico, do direito administrativo, a recorrida podia atuar no mercado, enquanto entidade notificante, o que fez, no quadro do acordo existente entre as partes.
Porém, fê-lo num quadro contratualmente definido, reconhecendo que o «Suavitoss» havia sido desenvolvido pela Recorrente, pelo que, em caso de cessação do contrato, não lhe assistiria, enquanto produtora, direitos sobre a marca [cf. cláusula 6.ª, VIII, transcrita no ponto 11. dos factos provados].
Assim, da análise que se faz dos elementos documentais juntos, não se pode acompanhar o entendimento plasmado na douta decisão sob recurso, de não se demonstrar a má fé no registo da marca.
Com efeito, a Recorrida/Requerente da marca «Suavitoss» vinha a assumir desde Novembro de 2020 a produção de um suplemento que se destinava a ser comercializado pela Recorrente, a pedido da qual iniciara a produção sob tal rótulo, que anteriormente não comercializava sob tal designação, comprometendo-se a atuar na retaguarda.
Assim, quando solicitou o registo de tal sinal em Fevereiro de 2024, na sequência de falta de pagamentos e de imputados incumprimentos, que acabariam por culminar na resolução do contrato de 4 de Novembro de 2020, que foi comunicada em Março de 2024 [cf. pontos 12 a 14. dos factos provados], tem que se concluir que atuou contra a obrigação, por si assumida, de respeitar a marca desenvolvida pela Recorrente.
Ora, se desde Novembro de 2020, que a aqui Recorrente vinha a comprar o mencionado produto «Suavitoss», agindo em nome próprio e por conta própria, promovendo a referida marca, publicitando-a junto do público, afigura-se de meridiana clareza que a aqui Recorrida não podia ignorar tais factos.
Assim, ao pretender registar um sinal que lhe não pertencia, a Recorrida atua contra os usos honestos do comércio, porquanto ao fazê-lo se coloca na posição de poder impedir a Recorrente de o continuar a utilizar, como vinha a fazer desde 2020.
Em suma, em face do exame da cronologia dos factos, resulta demonstrado o conhecimento de que a marca se encontrava a ser utilizada comercialmente pela Recorrente e, também, a intenção de obstaculizar a essa mesma utilização, na sequência de desentendimento entre as partes.
O registo das marcas não pode visar um tal objetivo.
Pelos fundamentos expostos, impõe-se concluir que resulta demonstrado um comportamento contrário ao usos comercialmente honestos, motivo pelo qual procede o recurso interposto pela Recorrente.”
Á excepção das citações efectuadas de acórdãos proferidos por este Tribunal de recurso a propósito da concorrência desleal, não se pode concordar minimamente com o acabado de transcrever, até pela alteração da decisão da matéria de facto anteriormente operada na procedência parcial da impugnação que dela efectuou a Ré aqui Recorrente Xamane, Lda.
Vejamos.
Como é sabido, a função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor ao garantir ao consumidor, ou ao utilizador final, a identidade de origem do produto ou do serviço em causa, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço daqueles que têm outra proveniência, (cfr. os Ac. TJUE Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P citado no Ac. Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, processo C-529/07, EU:C:2009:361).
Com efeito, cada empresa deve, para captar a clientela através da qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas, sinais que permitam ao consumidor distinguir, sem confusão possível, esses produtos ou esses serviços dos que tenham outra proveniência (cfr. Ac TJUE Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724).
Por isso, o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e de exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina, assumindo, assim, natureza constitutiva traduzida, em termos simples, na asserção de que “fora do registo não há direito de marca. Sobre a marca de facto o único direito que existe é o direito de prioridade ao registo dentro do prazo de seis meses. E sendo certo que possa ser protegida para além desse prazo (…) no âmbito das normas punitivas da concorrência desleal, o que então se protegerá não será, em rigor, o direito de marca” (Luís Couto Gonçalves, Manuel de Direito Industrial, 5.ª ed. 2004, pág. 187).
Assim, o registo da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo, quer através de um “conteúdo de permissão”, quer através de um “conteúdo de proibição” (o poder atribuído ao proprietário de impedir que outros utilizem um sinal confundível com aquele).
Ora, a boa fé do requerente do registo da marca é presumido até prova em contrário.
Com efeito, é o requerente da nulidade quem deve fazer prova das circunstâncias que permitem concluir que o depositante não agiu de boa-fé no ato de depósito de um pedido de registo, (cfr. Ac. TJUE Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogus³aw Hoba (Formata), citado no Ac. HASBRO/EUIPO).
Ou seja, a má-fé, como facto impeditivo do registo ou da sua nulidade, tem não só que ser invocada mas também tem que assentar em elementos minimamente demonstrativos da sua existência.
No seu Acórdão de 29 de janeiro de 2020 (Processo C-371/18, caso Sky v. SkyKick) o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que o conceito de má-fé é um conceito autónomo da União e que neste contexto pressupõe “a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta” que visam falsear o sistema de concorrência prejudicando, de forma não conforme aos usos e práticas honestas, os interesses de terceiros ou, ainda que não vise um terceiro em particular, visando obter um direito exclusivo para outros fins que não aqueles que constituem a função de uma marca (nomeadamente o propósito de indicação de origem).
Em suma, o TJUE concluiu que um pedido de registo da marca efetuado sem qualquer intenção de usar a marca com relação a bens ou serviços abrangidos na especificação pode constituir má-fé. Não obstante o referido, o TJUE também clarificou que só existirá má-fé se houver “indícios objetivos, pertinentes e concordantes” de que, ao tempo em que o pedido de registo foi apresentado, o requerente agiu com má-fé nos termos a que aludimos no parágrafo precedente.
Com efeito, a data para aferir da má fé é a data do registo.
Do mesmo modo, o facto de um terceiro utilizar, há bastante tempo, um sinal para um produto idêntico, ou semelhante, suscetível de confusão com a marca pedida e de este sinal gozar de um certo grau de proteção jurídica é um dos fatores relevantes para apreciar a existência de má fé do requerente e a má-fé poderá existir, particularmente, quando o requerente não tem nenhuma intenção de utilizar a marca enquanto tal e, ainda, quando tenciona utilizá-la para induzir em erro os consumidores acerca da origem dos produtos ou serviços (cfr. Ac Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aª/EUIPO).
Por outro lado, constituem concorrência desleal os actos dos comerciantes contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela ou pela diluição do prestígio de uma marca registada em seu nome.
Quando tal se verifica em termos contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, dá-se um acto de concorrência desleal.
Constituem assim concorrência desleal os actos repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela.
Assenta pois a concorrência desleal na idoneidade para reduzir, ou mesmo suprimir, a clientela alheia, real ou possível, com vista à criação e expansão, directa ou indirecta, de uma clientela própria, ( Cfr. Carlos Olavo, “Propriedade Industrial”, vol. I, 2ª ed., pág.252).
Assim, a concorrência desleal actua, de modo impróprio e indirecto, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé.
Ora, nada ficou provado donde pudesse resultar a má fé da Ré aqui Recorrente Xamane, Lda quando do pedido de registo, bem como nada resulta provado donde pudesse resultar a prática de actos de concorrência desleal por parte da Ré, aqui recorrente Xamane, Lda.
Com efeito, a autora, aqui recorrida Obvious Ambition, Lda não logrou provar que criou uma marca de suplementos alimentares designada por “Suavitoss”, cuja produção e fornecimento encomendou à ré recorrente Xamane, Lda, que em violação das relações contratuais estabelecidas entre as partes registou a marca criada pela primeira.
Do mesmo modo, a autora aqui recorrida Obvious Ambition, Lda não conseguiu provou que a ré aqui recorrente Xamane, Lda reconheceu que a marca «Suavitoss» havia sido desenvolvida pela autora recorrida Obvious Ambition, Lda.
O que antes resulta provado nos autos é que foi a Ré aqui recorrente Xamane, Lda que desenvolveu o xarope “Suavitoss” , não decorrendo da cláusula 6.ª, VIII que, em caso de cessação do contrato, não assistiria à Ré aqui recorrente Xamane, Lda quaisquer direitos sobre essa marca, mas antes que em caso de denúncia do contrato pela Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui recorrida, a mesma, compromete-se a não fabricar, comercializar/vender qualquer produto que contenha as mesmas fórmulas desenvolvidas pela Ré à Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui recorrida relativamente aos seguintes produtos : PADEP VIT C 20 comprimidos efervescentes; PADEP VITA 30 cápsulas moles; PADEP Energia 20 saquetas; PADEP Magnésio 30 comprimidos; PADEP Melatonina 30ml e Suavitoss Xarope 100 ml, (cujas fichas anexas constituem parte integrante do contrato – cfr. cláusula 11ª).
Acresce que da alínea IX da cláusula 6ª do mesmo contrato decorre que em caso de incumprimento da alínea VIII serão devidos pela Autora Obvious Ambitions, Lda aqui recorrida, royalties no montante de 20% da faturação que deverão ser pagos à Ré “Xamane, Lda” aqui recorrente.
Em caso de incumprimento da alínea VIII serão devidos pela Ré “Xamane, Lda” aqui recorrente à Autora “Obvious Ambition, Lda” aqui recorrida royalties no montante de 20% da faturação, com exceção do xarope Suavitoss.
Ou seja, em caso de incumprimento da alínea VIII pela Ré “Xamane, Lda” aqui recorrente ressalva-se a faturação do xarope Suavitoss no cálculo dos 20% de royalties devidos à Autora “Obvious Ambition, Lda”.
Conforme a feliz síntese da Recorrente “Xamane, Lda” constante da sua conclusão 59ª :
“No fundo o que essa parte da alínea IX nos diz é que a aqui recorrente pode ter de pagar Royalties à aqui recorrida com excepção do «Suavitoss».
E assim não resulta demonstrado nestes autos qualquer má fé da Ré aqui recorrente Xamane, Lda no registo da marca “Suavitoss”, não se podendo concluir que ao fazê-lo a Ré aqui recorrente Xamane, Lda agiu contra qualquer obrigação, por si assumida perante a Autora aqui recorrida, Obvious Ambition, Lda tanto mais que não resultou provado que quem desenvolveu a marca “Suavitoss” tenha sido a Autora aqui recorrida Obvious Ambition, Lda.
Recorde-se que era sobre a Autora aqui Recorrida Obvious Ambition, Lda que incumbia o ónus da prova, que não logrou cumprir, das circunstâncias que permitissem concluir que a Ré aqui Recorrente Xamane, Lda não agiu de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo e que a mesma ao assim agir, tenha praticado um acto de concorrência desleal.
Sendo certo que sempre se presume a boa fé da Ré Xamane, Lda requerente do registo da marca.
A prévia existência de uma relação contratual entre as partes que litigam pela mesma marca e a deterioração das relações contratuais ou incumprimento de um contrato, não basta para se inferir qualquer má-fé, se a relação contratual não versa sobre a marca em discussão e não existem outros elementos que indiciem essa situação. Até porque a boa fé do requerente do registo da marca é presumida, carecendo de prova em contrário. É o requerente da nulidade que tem o dever de provar as circunstâncias que permitem concluir que o depositante não agiu de boa-fé no ato de depósito de um pedido de registo de uma marca da União Europeia (Ac. TJUE Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogus³aw Hoba (Formata), citado no Ac. HASBRO/EUIPO).
Assim, ao registar em seu nome a marca “Suavitoss” não se vislumbra que a Ré aqui recorrente Xamane, Lda tenha atuado contra os usos honestos do comércio, nem que o tenha feito para impedir a Autora Recorrida Obvious Ambitions, Lda de utilizar comercialmente a marca, que a mesma nem sequer desenvolveu e muito menos resultou provado que a tenha criado.
O mesmo se refira quanto à invocada conduta de concorrência desleal por parte da Ré aqui recorrente Xamane, Lda em face da Autora Recorrida Obvious Ambitions, Lda ao ter registado em seu nome a marca “Suavitoss”.
Aliás, se alguma prova resulta nos presentes autos de uma conduta de concorrência desleal, a mesma não se refere seguramente à Ré aqui recorrente Xamane, Lda.
Com efeito, resulta do documento junto sob o nº 11 pela Ré recorrente Xamane, Lda com o seu articulado de resposta a tentativa de comercialização do xarope “Patoss” em substituição do xarope “Suavitoss” através da PADEP, (que se passou a encontrar na posse da Autora, aqui Recorrida Obvious Ambition, Lda - cfr. doc. junto sob o nº10 e o revelador endereço de e-mail aí constante : ..., sendo CC a legal representante da Autora), aí se referindo sugestivamente que “o Suavitoss é agora Patoss”, numa conduta publicitária idónea a desviar a clientela do “Suavitoss” para o “Patoss”, nomeadamente criando a ideia falsa de que o xarope “Suavitoss” teria mudado de nome ou designação, numa conduta que também não se pode considerar como de acordo com os usos honestos do comércio, mormente enquanto perdura o litígio entre ambas as partes quanto à marca “Suavitoss”, fazendo falsamente crer ao público consumidor que o xarope da marca “Suavitoss” mudou o nome para “Patoss”.
Porém, o Tribunal a quo, “preso” à autêntica armadilha hermenêutica que constitui a 2ª parte (ou 2ª frase) da alínea VIII da cláusula 6ª do contrato, nem sequer parece ter apreciado o aludido documento junto sob o nº 11 pela Ré recorrente Xamane, Lda com o seu articulado de resposta, demonstrativo de uma prática comercial suscetível de induzir o publico em erro, ao anunciar que “o Suavitoss é agora Patoss”.
Deste modo, contrariamente ao decidido pelo Tribunal a quo, não se vislumbra qualquer fundamento de recusa de registo por má-fé e/ou por concorrência desleal por parte da aqui Recorrente.
Assim, não resultando demonstrado nos presentes autos qualquer comportamento da Ré recorrente Xamane, Lda contrário aos usos comercialmente honestos ou de concorrência desleal para com a Autora recorrida Obvious Ambition, Lda, nada impedindo o registo da aludida marca “Suavitoss” em nome da aqui Recorrente Xamane, Lda a partir de 07 de Outubro de 2024, impõe-se concluir pela procedência do recurso interposto com a consequente revogação da sentença recorrida.
The last but not the least, resta ponderar-se a questão, ainda pendente, de saber se se verifica in casu a excepcional necessidade instrutória de inquirir as testemunhas oferecidas, mormente pela Recorrente Xamane, Lda, à luz de eventuais carências de instrução complementar motivadas pela vontade de obter acesso à verdade material e bem decidir a causa (bem como de gerar equidade processual, conforme enunciado no art. 547.º do Código de Processo Civil).
Porém, importa atender a que nada foi referido aquando da indicação da prova testemunhal, quanto à eventual razão de ciência de cada testemunha (relevante para, num caso de excecionalidade de admissão de prova testemunhal como in casu, aferir a eventual utilidade probatória da inquirição de tais testemunhas com vista a ser alcançada a verdade material e a boa decisão da causa, -cfr. artigos 411º e 547º, ambos do CPC), tendo a questão sido suscitada pela Recorrente Xamane, Lda, cuja utilidade processual da mesma resulta totalmente esvaziada pela procedência do recurso por si interposto, sendo certo que a Recorrida Obvious Ambition, Lda nada disse a esse propósito, nem nada opôs à decisão do Tribunal a quo de recusar a produção testemunhal por si oferecida, assim se conformando com a mesma, sendo certo que a única testemunha que se vislumbraria com interesse para ser inquirida, a Drª BB, com vista à mesma poder explicar ao Tribunal em que termos e em que circunstâncias efetuou a escolha às 17H53mn do dia 30/07/2020 do nome “Suavitoss de uma lista dos seguintes nomes “Paratosse”, “Zero tosse” e “Suavitoss”, (cfr. doc. 2 junto com a P.I.), e produzir a consequente prova testemunhal, não foi arrolada sequer por qualquer das partes, mormente pela aqui Recorrente Xamane, Lda, não podendo assim ser inquirida.
Deste modo, e perante tal quadro, importa concluir que não se justifica a admissão excecional da prova testemunhal oferecida, mormente pela Ré recorrente Xamane, Lda, assim improcedendo a pretendida anulação da sentença recorrida e consequente colheita pela 1ª instância da prova testemunhal arrolada, até porque não tendo a Drª BB sido sequer arrolada como testemunha, não se vislumbra qualquer utilidade processual em tal diligência.
Assim, procede o recurso de apelação, revogando-se a sentença recorrida do Tribunal a quo e repristinando-se o despacho de 4 de Outubro de 2024, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., que concedeu o registo da marca nacional n.º 720707 «Suavitoss» à aqui Recorrente Xamane, S.A.
IV- Decisão
Pelo exposto, acordam os juízes deste Tribunal da Relação em julgar procedente a apelação, revogando a sentença recorrida, mantendo consequentemente o despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., que concedeu o registo da marca nacional n.º 720707 «Suavitoss » à aqui Recorrente Xamane, S.A. e mantendo-se consequentemente o registo da marca nacional n.º 720707, «Suavitoss» em nome da aqui Recorrente Xamane, S.A.
Custas da apelação e da acção que correu termos na 1ª Instância, pela Recorrida Obvious Ambition, Lda– artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.
Cumpra-se o estabelecido no artigo 46.º do C.P.I.
Lisboa, 15 de Maio de 2026
Rui António N. Ferreira Martins da Rocha (Relator)
Armando Manuel Luz Cordeiro (1º Adjunto)
Alexandre Au-Yong Oliveira (2º Adjunto)
