1188/07.5TYLSB.L1-1 - Tribunal da Relação de Lisboa

I – Entre as marcas FESTINA, representada com esta palavra encimada por um escudo ladeado por dois cavalos rampantes, e FIESTA, apenas nominativa, não existe qualquer semelhança relevante sob o ponto de vista escrito, fonético e figurativo. II – Apesar de ambas respeitarem à classe 14.ª de produtos, não estão preenchidos os requisitos da imitação ou usurpação, inexistindo, pois, susceptibilidade de indução do consumidor médio em erro quanto a tais marcas, de modo a que exista o perigo de desvio de clientela da primeira para a segunda. III – Para haver concorrência desleal, o importante é que exista uma oferta de bens ou serviços idênticos no mesmo mercado e que tal seja susceptível de captar ou desviar clientela alheia.

RELATÓRIO FESTINA..., S.A, com sede na Via..., n.º .., B..., Espanha, vem ao abrigo do disposto no artigo 39° e seguintes do Código da Propriedade Industrial, recorrer do despacho proferido em 20 de Agosto de 2007, pelo Exmo. Senhor Director da Direcção de Marcas e Patentes do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por subdelegação de competências do Conselho Directivo, que concedeu o registo de marca internacional n° ... "FIESTA”, pedido por C...K... «...» , M..., Rússia. Invoca a Recorrente a seu favor, em síntese, que oportunamente apresentou uma reclamação alegando que esta marca constitui uma imitação da marca «FESTINA», de que é titular, e que está protegida a nível comunitário através dos competentes registos. Porém, o registo da referida marca veio a ser concedido por despacho do INPI. Por entender que se encontram preenchidos os requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação enumerados no artigo 245.°, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial, pretende que o registo em causa seja recusado nos termos do disposto nos artigos 239°, al. m), 245°, n.° 1 e/ou 242.° do CPI, para evitar confusões do consumidor, designadamente no que respeita à origem dos produtos que lhe são apresentados para aquisição. Na sentença, foi negado provimento ao recurso e mantido o despacho que deferiu o registo de marca internacional n.º ... “FIESTA”. Inconformada, a Recorrente Festina..., S.A., apelou e concluiu assim as suas alegações: O Tribunal a quo fundamentou a sua decisão em ilações e conclusões não apoiadas na matéria de facto alegada pela Recorrente no seu recurso e nos respectivos documentos. Encontram-se verificados todos os requisitos exigidos no art. 245.° CPI, para que exista imitação ou usurpação da marca da Recorrente. A marca da Recorrente tem prioridade registal sobre a marca internacional impugnada. Existe uma total identidade e afinidade entre os produtos e os serviços da marca impugnada e os produtos e serviços que as marcas da Recorrente assinalam. Igualmente encontra-se verificado o terceiro requisito na medida em que as duas marcas possuem uma semelhança gráfica que induzem facilmente o consumidor em erro ou confusão e compreendem um risco de associação de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto. As marcas em análise nos presentes autos embora não sejam exactamente iguais, são graficamente muito semelhantes, pois como bem admitiu o Tribunal a quo, as letras da marca registanda integram o sinal registado, com diferença do «N». Por outro lado, também a similitude fonética entre as marcas em apreço é evidente e assaz significativa, apresentando uma sonoridade quase igual, uma vez que as vogais constantes nas duas marcas esbatem-se, predominando sobretudo o som das consoantes "F" e "ST". Conjugando todas as semelhanças gráficas e fonéticas referidas, conclui-se que as duas marcas apresentam uma forte semelhança de conjunto , à luz do critério do homem médio. Ao contrário do defendido na douta sentença os produtos e marca da Recorrente, não se destinam a coleccionadores ou a relojoeiros, mas sim ao grande público em geral. A marca da Recorrente está direccionada para vários segmentos de mercado – relógios de pulso e de bolso – com gamas de relógios para homem, mulher e criança, em diferentes materiais, com preços que rondam os € 70,00 a € 300,00. O critério de apreciação a atender-se é o do consumidor final médio, que coloca nas suas escolhas, mediana diligência e perspicácia, e não do consumidor particularmente desatento ou do consumidor especialmente observador. Existe semelhança ideológica entre as marcas em confronto. As marcas em confronto concorrem nos mesmos locais geográficos, com produtos de consumo generalizado ou massificado, em que a escolha do consumidor não é particularmente atenta e onde o risco de confusão aumenta. É por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve ser apreciado e resolvido o conflito entre marcas A eventual manutenção do registo da marca impugnada consagra um elevado risco de associação empresarial com a marca da Recorrente, provocando também por essa via, uma confusão fácil entre as marcas em confronto e susceptível de gerar graves prejuízos à actividade económica e empresarial da Recorrente, na medida em que a marca impugnada consegue atrair para si a clientela da Recorrente, e correlativamente, beneficiar de todo o esforço de investimento financeiro e publicitário para a implantação no mercado da marca da Recorrente. Traduzindo-se tal atitude num acto de concorrência parasitária, contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo da actividade económica nos termos legais e por conseguinte, desleal. Face ao exposto, encontram-se verificados todos os requisitos do conceito legal de imitação de marca, bem como, se afere os pressupostos que constituem os actos de concorrência desleal, que devem conduzir à revogação da douta sentença impugnada que manteve o despacho do INPI que concedeu protecção em Portugal à marca proveniente do registo internacional com o n° .... Nestes termos e nos de mais de Direito, deverá ser concedido provimento ao recurso e, consequentemente, revogada a sentença impugnada, e consequentemente indeferida a protecção em Portugal à marca internacional n.º ..., fazendo-se assim, a costumada Justiça. Não foram apresentadas contra-alegações. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir. As conclusões da Recorrente, delimitadoras do objecto deste recurso (art.ºs 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1, do CPC), impõem que aqui se aprecie e decida se há imitação ou usurpação da marca da recorrente, susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão ou associação e se poderá vir a existir concorrência desleal. FUNDAMENTAÇÃO A – Factos dados como assentes : 1 - Por despacho de 20/08/2007, o Senhor Director da Direcção de Marcas do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Directivo do INPI, deferiu o pedido de registo de marca internacional n° ... «FIESTA» ao requerente, C...K... «...», M..., Federação da Rússia. 2 - A recorrente é titular da: marca comunitária n° ... «FIESTINA», que assinala na classe 14 «metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não compreendidos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos»; marca comunitária n° ... «FIESTINA 2002» para assinalar produtos da classe 14: «relógios»; marca internacional n° ... «FIESTINA 2002», que protege na mesma classe: «precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments». 3 - A marca registanda «FIESTA » visa assinalar (1) os produtos da classe 14: «anchors (clock and watchmaking); barrels (clock and watchmaking); watch bands; alarm clocks; watc cases; pendulum (clock and watchmaking); movement for clocks and watches; chronometrical instruments; watch springs; stopwatches; watch glasses; clock hands (clock and watchmaking); clock cases; cases for watches (presentation); chronographs (watches); chronometers; watch chains; dials (clock and watchmaking); clocks; watches; atomic clocks; sundials; clocks and watches, electric; control clocks (master clocks); wristwatches; e (2) os services da classe 35: «soles promotion in respect of the goods of class 14 (for others); procurement services for others (purchasing the goods of class 14 for other business). 4 - Ambas as marcas são impressas em letras de imprensa maiúsculas regulares e não reivindicam cores. 5 - O deferimento fundou-se na constatação de que (1) existe afinidade entre os produtos assinalados, uma vez que se enquadram no mesmo âmbito, partilhando o mesmo tipo de finalidade, sendo normalmente comercializados nos mesmos locais e podendo, assim, encontrar-se em concorrência; e (2) os sinais em confronto não possuem tal semelhança que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, as diferenças patenteadas pelas designações em cotejo são perfeitamente suficientes para que o consumidor médio as distinga sem necessidade de exame atento ou confronto. B – Apreciação jurídica A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. A marca pode ser formada também por frases publicitárias para produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor – art.º 222.º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003 , de 5 de Março, aqui aplicável. Fundamentalmente no mesmo sentido já dispunha o art.º 165.º do C.P.I. aprovado pelo Decreto-lei n.º 16/95 , de 24 de Junho. Dentro destes parâmetros, qualquer pessoa tem a liberdade de escolher um sinal capaz de distinguir o seu produto ou serviço. Por outro lado, se a marca for registada, o titular passa a deter o exclusivo do seu uso e pode, por isso, impedir terceiros de utilizarem, sem o seu consentimento, sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins. Todavia, para que o registo se efective é necessário que o requerente satisfaça ou não contrarie determinadas regras disciplinadoras dos comportamentos e dos propósitos. Deste modo, o registo de uma marca pode ser recusado, em geral, quando, nomeadamente, se reconheça que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção – art.º 24.º, n.º 1, al. d), do CPI de 2003. Esse registo pode também ser recusado quando a marca contrarie o disposto no artigo 222.º, sobre a constituição da marca, no art.º 225.º, sobre o direito ao registo, e no art.º 235.º, relativo à unicidade registal, todos do CPI de 2003. Tal recusa ocorrerá ainda quando a marca contenha, em todos ou alguns dos seus elementos, designadamente, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda o risco de associação com a marca registada – tudo nos termos do art.º 239.º, al. m), do CPI de 2003. Cf. art.º 189.º, n.º 1, al. m), do CPI de 1995. Para evitar dúvidas hermenêuticas, a lei estabelece que a marca se considera imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente, al. c): tenha tal semelhança gráfica, figurativa, fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto – art.º 245.º, n.º 1, al. c), do CPI de 2003. No mesmo sentido, já preceituava o art.º 193.º, n.º 1, al. c), do C.P.I. de 1995. Nesta conformidade, além de a marca dever ter capacidade distintiva, é necessário que ela não afronte direitos de terceiros que anteriormente tenham registado a sua marca, ou apresentado o respectivo pedido. No primeiro caso, se o sinal escolhido não tiver capacidade distintiva, existe um motivo absoluto de recusa do registo e, no segundo, o que ocorre é um motivo relativo dessa recusa. As marcas em confronto nestes autos referem-se a produtos da mesma natureza e com o mesmo fim, aliás figuram na mesma classe 14.ª. Contudo, em relação ao aspecto gráfico e fonético, não existem semelhanças, entre, de um lado, FESTINA e, do outro lado, FIESTA . Estes vocábulos não são susceptíveis de induzirem o consumidor a tomar esta marca por aquela e vice-versa, distinguindo-se facilmente. Além disso, a expressão FESTINA da marca da recorrente é encimada pelo elemento figurativo (…), altamente distintivo no confronto com a marca registanda, que é composta apenas pelo elemento literal FIESTA. Perante isto, e apreciada cada uma das marcas no seu conjunto, verifica-se que sob o ponto de vista dos elementos escrito, fonético e figurativo não existe qualquer semelhança relevante entre as duas marcas. Deste modo, apesar da afinidade de produtos em ambas as marcas, não estão preenchidos os requisitos da imitação ou usurpação de marca, inexistindo, pois, susceptibilidade de indução do consumidor médio em erro quanto às referidas marcas, de modo a que haja o perigo de um desvio de clientela da marca da Recorrente para a marca registanda. Nesta conformidade, ao pedir o seu registo o titular desta última marca não tinha possibilidade de entrar em concorrência desleal (art.ºs 317.°, 318.° e 331.° do C.P.I. 2003), com a marca da apelante. Na verdade, para haver concorrência desleal o importante é que exista uma oferta de bens ou serviços idênticos no mesmo mercado e que tal seja susceptível de captar ou desviar clientela alheia. Mas, como acima se referiu, não existe aqui essa possibilidade, em virtude de não ocorrer imitação ou usurpação ou sequer risco de associação de uma marca à outra. Em suma, improcedem as conclusões da Recorrente e, por conseguinte, mantém-se a decisão recorrida. DECISÃO Pelo exposto, julga-se o recurso improcedente e confirma-se a sentença recorrida. Custas pela Recorrente. Notifique. Lisboa, 14 de Setembro de 2010 João Aveiro Pereira Manuel Marques Pedro Brighton