VI – De Direito
Como é sabido o teor das conclusões formuladas pelo recorrente definem o objeto e delimitam o âmbito do recurso - arts. 608.º, nº2, 609º, 620º, 635º, nº3, 639.º/1, todos do C. P. Civil em vigor.
Cumpre assim apreciar.
I-Da invocada nulidade da decisão:
Alega a apelante que a sentença é nula nos termos do artigo 615º, nº 1, al. d) do CPC, porquanto o tribunal não se pronunciou sobre todos os pressupostos do decretamento da providência e alegações daquela sobre os mesmos.
Nos termos do artigo 615º, nº 1, al. d) do CPC, é nula a sentença quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões que devesse apreciar.
O tribunal considerou o procedimento cautelar improcedente por se não ter perfunctoriamente demonstrado um dos seus pressupostos, a saber violação do direito de propriedade invocado, defendendo que não há lugar ao decretamento das providências requeridas.
Em consequência, ficou prejudicada a apreciação de outros pressupostos do seu decretamento, como o fumus boni iuris, periculum in mora ou adequação da providência ou proporcionalidade entre o prejuízo que a mesma possa causar e o dano que se pretende evitar.
Assim, constata-se não ter havido a invocada omissão de pronúncia, nem por conseguinte a nulidade nela fundada, indeferindo-se o recurso com tal fundamento.
II- A questão a apreciar resume-se, essencialmente, a determinar perfunctoriamente se o uso pelas requeridas ou alguma delas da expressão ‘Lisbon Beer District’, consubstancia violação ou fundado receio de lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial do requerente, nomeadamente da marca nacional nº[image: _Pic49]585656.
O art.º 338.º-I, do Código da Propriedade Industrial, cuja última alteração ocorreu com a Lei n.º 16/2008 de 1 de abril e que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva Comunitária 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, que impôs aos estados-membros que adoptassem medidas provisórias de inibição e de proibição da violação do direito de propriedade industrial, sobre a epígrafe “Providências cautelares”, estatui:
1 - Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:
- a)Inibir qualquer violação iminente; ou
- b)Proibir a continuação da violação.
2 - O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.
3 - As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial.
4 - Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.
5 - Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 338.º-E a 338.º-G.
Por sua vez, o artigo 338.º-P do mesmo diploma legal, prevê que “em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no Código de Processo Civil”.
Do cotejo destas disposições legais, resulta, sem dúvida, um procedimento cautelar específico para os casos de violação de direito de propriedade industrial, ao que acresce o regime dos procedimentos cautelares comuns previstos nos art.ºs 362.º e segs. do C. P. Civil.
Assim, decorre do primeiro preceito legal citado serem pressupostos essenciais da providência: a titularidade de um direito de propriedade industrial; a violação efetiva do direito ou a sua violação iminente, suscetível de causar lesão grave e dificilmente reparável.
Convém acentuar que nesta matéria a lei exige uma violação do direito de propriedade industrial ou a sua violação iminente, suscetível de causar lesão grave e dificilmente reparável.
Basta, pois, a mera violação objetiva do direito de propriedade industrial, presumindo o legislador que existindo um direito de propriedade industrial reconhecido, a simples violação efetiva desse direito acarreta prejuízos ao seu titular.
No mesmo sentido se pronunciou este Tribunal da Relação, no seu Acórdão de 20/10/2011, proferido na Apelação n.º 3696/11.4T2SNT.L1, relatado pelo Exm.º Desembargador Manuel José Aguiar Pereira, onde foi decidido:
“ Para que seja decretada providência cautelar ao abrigo do disposto no artigo 338º-I do Código da Propriedade Industrial é necessário e suficiente que seja feita prova sumária da titularidade do direito de propriedade industrial ou da autorização para o utilizar e da violação atual ou iminente desse direito;
Nos casos abrangidos por essa norma é desnecessária, por irrelevante, a prova da lesão resultante do periculum in mora”.
Seguimos de perto a doutrina aí expendida, nomeadamente “a inserção no Código da Propriedade Industrial de um específico regime de proteção cautelar resulta da clara intenção de conferir uma maior proteção aos direitos de propriedade industrial. Tal intenção de especial proteção é de ter como especialmente relevante nos casos de violação já consumada de direitos.
Ora considerando que o objetivo central dessa proteção cautelar é sancionar de modo eficaz a violação de direitos, em especial nos casos de violação já consumada, não faz sentido fazer depender o seu decretamento da prova da verificação de um requisito suplementar qual seja o perigo da lesão decorrente da demora na decisão na acção principal”.
No caso de violação efectiva do direito, ou seja, violação já consumada do direito, prescinde-se da prova da gravidade da lesão e da dificuldade da reparação, como sublinha Pedro Sousa e Silva, in “Direito Industrial, Noções Fundamentais”, Coimbra Editora, 2011, pág. 458. Também Abrantes Geraldes, in “Temas da Reforma do Processo Civil”, Vol. IV, 2010, pág. 364 a 370, sustenta essa orientação, referindo que “ em situações de violação efetiva, a lei torna a tutela cautelar independente da qualificação da situação de periculum in mora”.
Mas se no caso de violação efetiva do direito de propriedade industrial não se mostra necessário a demonstração do periculum in mora - o grave prejuízo causado pela demora inevitável do processo para o reconhecimento do direito -, exige-se, como em toda a providência cautelar, o denominado “fumus bonni iuris”, ou seja, a mera aparência da realidade do direito invocado – que se traduz no conhecimento através de um exame e instrução indiciários (“summaria cognitio”), ou como sublinha Miguel Teixeira de Sousa, in “Estudos Sobre o Novo Processo Civil”, Lex, pág. 230, “(… implica necessariamente uma apreciação sumária da situação através de um procedimento simplificado e rápido”.
Daí a instrumentalidade da providência , visto que a decisão a proferir na providência cautelar é transitória, fica a aguardar a decisão definitiva a proferir na ação principal que terá obrigatoriamente que ser proposta e dela depende.
Também Miguel Teixeira de Sousa, ob. citada, pág. 229, o refere: “ O objeto da providência cautelar não é a situação jurídica acautelada ou tutelada, mas, consoante a sua finalidade, a garantia da situação, a regulação provisória ou a antecipação da tutela que for requerida no respetivo procedimento”.
E compete ao requerente fornecer os elementos de prova para demonstrar ser titular do direito de propriedade industrial ou que está autorizado a utilizá-lo, bem como se verifica a violação ou que ela está eminente.
(Cfr. Neste sentido o Ac. Da RL de 2014/02/27, Proc. Nº 210/13.0YHLSB-A.L1-6).
Vejamos, pois.
Embora o CPI não consagre uma definição acabada de marca, dispõe, no entanto, no artigo 222º, epígrafe “constituição da marca”:
«.1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.
A marca pode ser definida como um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e diferenciar os produtos ou os serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial.
A marca pode ser constituída, como decorre do art. 222º por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresas, podendo igualmente ser constituída por frases publicitárias para produtos ou serviços a que respeitem, independentemente do direito de autor, desde que possuam carácter distintivo” – vide Jorge Bravo, in Comentário das Leis Penais Extravagantes, Volume 2, UCE, Págs. 321.
O direito de propriedade industrial invocado é a marca nacional (mista) n° 585656, solicitada em 18.07.2017 e concedida em 13.10.2017 para assinalar uma grande variedade de serviços nas classes 35 e 43 da Classificação de Nice, designadamente de grossista e venda a retalho, bem como de bar e restaurante, relacionados com diversos produtos, incluindo cerveja.
[image]
Trata-se de um sinal misto, composto por um elemento figurativo em forma de carica de cor negra, no centro da qual consta uma caneca de cerveja com a espuma a transbordar ladeada por dois elementos vegetais alusivos ao cereal de que é produzida, com as palavras ‘BEER’ e ‘DISTRICT’ inscritas em forma círcular, respectivamente por cima e por baixo da caneca de cerveja, contornando-a no interior de um círculo branco que delimita inteiramente a face superior, plana, da carica. Existe assim um elemento gramatical e fonético a adicionar aquele elemento figurativo, tornando o sinal misto, ao contrário do referido pelo tribunal A Quo.
Discordamos do tribunal recorrido, ao referir que “A profusão e riqueza dos elementos figurativos garantem o caracter distintivo da marca, já que o elemento verbal ‘Beer District’ por si só significa ‘bairro da cerveja’ em português, sem força distintiva para distinguir, enquanto tal, actividades relacionadas com a comercialização de cerveja.
Com efeito, ‘Beer District’ ou bairro da cerveja significa um bairro, sector ou zona geográfica de uma cidade, onde se concentram actividades relacionadas com a produção, venda ou consumo de cerveja, como existem em algumas cidades do mundo (Las Vegas, Melbourn, Riga...), sendo nessa acepção comum que tal expressão foi usada pelas requeridas em alusão ao bairro de Marvila onde estão concentradas as suas actividades cervejeiras, e não como sinal distintivo das suas cervejas, assinaladas estas por outros sinais que têm registados como marca para produtos na classe 32, como resulta dos documentos juntos, nomeadamente das reportagens inseridas na revista Dinheiro Vivo e na Agenda Cultural Lisboa, qualquer delas anterior ao registo, e até ao pedido de registo da marca em questão por parte do requerente.”
Desde logo, afigura-se-nos temerário fazer a tradução para português do elemento verbal e, por outro lado, fazer a ligação com o Bairro da cerveja existente quer no Bairro de Marvila, em Lisboa, quer Las Vegas, Melbourn, Riga...)
Ainda que se tenha valido dos conhecimentos comerciais que mantivera com os donos das marcas de cerveja existentes no Bairro de Marvila e que ai pretendiam realizar o tal evento cultural denominado LISBON BEER DISTRICT, o certo é que o Requerente logrou registar a sua marca na entidade competente, para em Portugal registar direitos de propriedade industrial, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tendo sido deferido e concedido aos 18/10/2017.
A marca foi concedida, sem que qualquer pessoa, ou entidade, designadamente as Recorridas, tivessem apresentado no processo administrativo de registo de marca que correu os seus termos no INPI, qualquer reclamação nos termos do disposto no artigo 17.º, , ou que do despacho de concessão tivesse sido pedida modificação de decisão ou interposto recurso judicial, respectivamente, nos termos dos artigos 23.º e 39.º do CPI.
A Marca Nacional do Recorrente encontra-se assim em vigor desde o dia 18/10/2017 até 13/04/2027.
O Recorrente ao proceder ao registo da sua Marca Nacional associou os produtos descritos associados à classe 35 e 43, que vão muito para além da cerveja, que vendia directamente ao público numa banca que mantém no Mercado de Loulé.
O requerente começou a utilizar a sua referida marca (ponto 13 do presente enunciado de factos) há dois meses, (com referência à data da audiência de julgamento), em razão nomeadamente de atrasos na aquisição e obras do estabelecimento com bar que abriu para o efeito em Loulé.
Decorre do exposto, que o requerente é proprietário do direito de propriedade industrial, correspondente à marca BEER DISTRICT, com as características acima descritas.
Resta saber se houve violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do seu direito de propriedade industrial
Resultou provado que, “Em 30.08.2017, a requerida B requereu o registo da marca nacional (verbal) nº 58754 THE LISBON BEER DISTRICT para assinalar ‘Cerveja’ na classe 32 da Classificação de Nice, o qual foi recusado pelo INPI provisoriamente em 21.11.2017, e definitivamente em 25.01.2015, com fundamento em que existe afinidade entre a classe 32 em que se pretende registar a dita marca e a classe 35 em que se encontra registada a marca do requerente, bem como semelhança gráfica, fonética e conceptual entre as duas marcas.
Do exposto resulta que não estamos perante um mero evento evento cultural a realizar no Bairro de Marvila, mas que era pretensão das requeridas, registar uma marca de cerveja, nos termos acima assinalados, o que foi indeferido pelo INPI, justamente por encontrar semelhança gráfica, fonética e conceptual entre as duas marcas.
Resulta dos factos 17 a 19, que as requeridas tentaram ultrapassar esse indeferimento, solicitando ao requerente, por carta, autorização para utilizar a marca ‘Lisbon Beer District’.
Com data de 15.01.2018, o requerente remeteu a ‘António … B a carta registada junta aos autos como doc. 4 a fls. 26, que se dá por reproduzida, na qual nomeadamente comunicava que qualquer autorização da marca registada ‘Beer District’ de que é detentor até 2027 “terá de passar pela celebração de um contrato ou Acordo de cedência onerosa’ e que aproveita para ‘interpelar V.Exas. para que se abstenham de imediato de utilizar a expressão ‘Beer District’, nomeadamente via Facebook, instagram, em páginas web, em todo o modus operante publicitário...revistas, posters, jornais, em todas e quaisquer campanhas publicitárias, sob pena de ter de avançar judicialmente a pedir o reconhecimento da Marca Registada a meu favor...”.
O consentimento para o registo da marca não consta que tenha sido dado.
Entretanto, o primeiro evento ‘Lisbon Beer District’ ocorreu em Outubro de 2017 (‘Oktober Festa’)
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), deferiu e concedeu a marca ao requerente em data posterior, a 18/10/2017.
Donde concluir que aquele evento não violou o seu direito, por lhe ser anterior.
Aliás, importa salientar que não cabe no âmbito de protecção da propriedade intelectual, a designação de um evento cultural denominado Lisbon Beer District, no qual as Requeridas comercializem as suas próprias cervejas.
A questão surge quando pretendem usar uma marca nacional associada aos produtos 32, com a denominação Lisbon Beer District, que lhes foi negada pelo INPI.
E como se pode ver nos autos, os Requeridos criaram uma garrafa de cerveja com o nome de Lisbon Beer District, Cfr. Doc. 20.
É ai que surge o litigio que deu azo á presente providência cautelar.
Resulta ainda da matéria de facto provada que:
Na sequência da referida carta de 15.01.2018 do requerente (ponto 19 do presente enunciado de factos), as requeridas informaram aquele que até ao final da semana todas as actuações de utilização da marca seriam retiradas de todos os sítios internet, locais de publicidade e imprensa escrita, tendo suspenso a utilização de tal expressão na internet ou em eventos e retirado as referências a ‘Lisbon Beer District’.
Contudo, em páginas web, nomeadamente do facebook e Instagram, aparecem referências a ‘Lisbon Beer District’, nos termos constantes dos docs. 5 a 15 e 19 a 22 juntos a fls. 27-49 e 57-62v dos autos, que se dão por reproduzidas.
A saber, as Requeridas publicaram:
a. Numa página do Facebook, aos 14/03/2018 e 15/03/2018, com a denominação “Lisbon Beer District” - uma publicitação de um festival de cerveja “Beer Generation Lisbon Festival;”, Cfr. Doc. 5 e 6;
b. Numa pesquisa simples no motor de busca Google, colocando a Marca do Requerente, aparece a denominação Lisbon Beer District em várias publicações, usadas pelas Requeridas, Cfr. Doc. 7;
c. Criação de uma página da rede social Instagram, Cfr. Doc. 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 19;
d. Publicação no Jornal “O Observador”, Cfr. doc. 14;
e. Publicação na página do Catraio Beer Craft Shop, Cfr. doc. 15;
f. Criação de uma garrafa de cerveja com o nome de Lisbon Beer District, Cfr. Doc. 20;
g. Registo de Localização geográfica numa aplicação com a designação Lisbon Beer District, Cfr. Doc. 21;
h. Notícia publicada com alusão expressa à fábrica “Lisbon Beer District”, Cfr. Doc. 22;
A matéria de facto atrás provada permite concluir que houve violação do direito de propriedade intelectual do Requerente.
O recorrente assenta o seu direito na violação pelas requeridas de normas insitas na estatuição da prática de um crime de uso ilegal de marca, p. e p. pelo art. 323.º, al. b), por referência aos artigos 222.º, n.º 1 e 245.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) todos do Código da Propriedade Industrial.
Vejamos.
O artigo 323.º, do Código da Propriedade Industrial [doravante CPI ], aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, sob a epígrafe “Contrafacção, imitação e uso ilegal de marca” dispõe:
É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito: (…) b) Imitar, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca registada;
O bem jurídico protegido, no ilícito a que se refere o artigo 323.º do CPI, reconduz-se à integridade e identidade da marca, a par da exclusividade da fruição das virtualidades que da mesma a lei permita que sejam extraídas, pertencentes ao respetivo titular – vide Acórdãos do TRL de 27 de junho de 2006, Processo n.º 4512/2006-5; e do TRP de 10 de março de 2010, Processo nº 896/07.5TAMTS.P1.
Os elementos objectivos e subjectivos do crime em causa são:
- -sem consentimento do titular do direito de uso de determinada marca registada;
- -pratique uma das situações descritas nas alíneas do artigo 323º, no caso “imite, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca registada;
- -No que respeita ao elemento subjectivo exige-se o dolo genérico, nos termos do artigo 14º do CP, com a consciência de actuar sem consentimento do titular do direito à marca.
Por sua vez o artigo 245º do CPI consagra o “conceito de imitação ou usurpação”, assim:
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
- a)A marca registada tiver prioridade;
- b)Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c)Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Quanto aos requisitos da imitação de marca, refere Jorge Bravo a título informativo, que vêm sendo enunciados pelo STJ de forma pacífica, desde há muito, como:
- a)respeitarem (marcas em confronto) ao mesmo ou produtos afins;
- b)existir entre elas semelhança gráfica, figurativa ou fonética, de modo a induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor;
- c)exigir exame atento a distinção de marcas imitante e imitada.
Na jurisprudência do STJ e quanto aos requisitos de imitação de marca, respiga-se, a título meramente exemplificativo, a seguinte jurisprudência, no sentido supra referido:
« (...)
Na jurisprudência do STJ e quanto aos requisitos de imitação de marca, respiga-se, a título meramente exemplificativo, a seguinte jurisprudência:
II - A função da marca é identificar um produto ou serviço com a sua proveniência, estabelecer uma relação entre o produto ou serviço e um determinado agente económico, independentemente da individualização concreta deste.
III - O grau de semelhança que a nova marca não pode ter com a outra anteriormente registada traduz-se na possibilidade de confusão entre elas, decorrente da semelhança gráfica, figurativa ou fonética entre os seus sinais distintivos, tendo em atenção a impressão do conjunto ou aspecto geral das marcas, a globalidade dos elementos constitutivos delas, olhando mais à semelhança deste conjunto do que à dissemelhança apresentada por diversos pormenores considerados isolada e separadamente;(…)
IV - O juízo de semelhança entre as duas marcas, melhor dito, o risco de confusão entre elas, que, nos termos da lei, se deve considerar relevante ou decisivo, é o que emitiria um consumidor médio do produto em questão, a massa geral do público a quem o produto é destinado, e não o técnico especializado do sector ou o observador especialmente perspicaz e atento. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 31.3.98, disponível in www.dgsi.pt.
«(…)IV - Sempre que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada, sem estar a atender ao facto de ser ou não necessário o confronto das marcas para apreender as diferenças que as separam; deve-se olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam.
V - O agente do juízo de semelhança é o consumidor, não o técnico nem o consumidor perito ou especializado ou o observador perspicaz, capaz de fazer ligações que escapam à maioria das pessoas, mas o consumidor médio, menos atento e cuidadoso. (…) Acórdão da Relação de Lisboa de 26.4.94, disponível in www.dgsi.pt.
«I - A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie ou afins.
II - Na apreciação de susceptibilidade de erro ou confusão das marcas deve atender-se menos às dissemelhanças que oferecem os diversos pormenores considerados isoladamente, do que à semelhança que resulte do conjunto dos respectivos elementos mais significativos. (…) Acórdão da Relação de Lisboa de 30.11.94, disponível in www.dgsi.pt.
«I - A imitação de marcas baseia-se mais na semelhança possivelmente resultante do conjunto dos elementos respectivos do que na dissemelhança de certos pormenores.
II - É portanto através duma intuição de síntese que se tem de determinar se há ou não possibilidade de confusão entre duas marcas. (…) Acórdão da Relação de Lisboa de 3.11.94, disponível in www.dgsi.pt.
«(…) II - A questão da imitação de marca deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente.
III - Sempre que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada. Acórdão da Relação de Lisboa de 17/03/94, disponível in www.dgsi.pt.
«I - O que mais releva para se determinar a existência de imitação de uma marca por outra, é a impressão do conjunto, pois é esta que sensibiliza o público consumidor.
II - É por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas. (…) Acórdão da Relação de Lisboa de 18.2.99, disponível in www.dgsi.pt.
«I - O julgador há-de ter presente que o comprador não tem simultaneamente sob os olhos os produtos das duas marcas, um a par do outro;
II - O exame das marcas é feito pelo consumidor em sucessão, às vezes numa sucessão de momentos muito distanciados no tempo.
III - Sendo propósito da lei evitar a confusão entre produtos por virtude das semelhanças das marcas usadas, o risco de uma tal confusão deve medir-se no cotejo das semelhanças passíveis de levar a que se tome uma marca pela outra, tendo-se, designadamente, em conta a postura do consumidor distraído e pouco experimentado, que não tem à sua frente as duas marcas para entre elas fazer o confronto. Acórdão da Relação de Lisboa de 28.5.98, disponível in www.dgsi.pt.
Também na doutrina tem sido estabelecida a distinção entre contrafacção, usurpação e imitação, conforme Pedro Sousa e Silva, que recorre à doutrina de Pinto Coelho Lições de Direito Comercial Vol. I. 1957, pág. 369 e 370: “Na classificação proposta por Pinto Coelho, que se mantém actual(…), a usurpação consiste no uso indevido de uma marca por pessoa diversa do titular (…),enquanto a imitação se traduz na criação de uma marca nova, objectivamente diversa da pertencente ao titular, mas que dela constitui reprodução mais ou menos fiel; a figura da contrafacção, por seu turno, é empregue com o duplo sentido de uso de marca alheia integralmente reproduzida (no que se confunde como o conceito de usurpação) e de confecção material da marca de outrem, independentemente do uso ou aposição dos produtos do usurpador.”
No mesmo sentido José Mota Maia faz a seguinte exposição “Assim este conceito de imitação não exige que os sinais constitutivos das duas marcas sejam, total ou parcialmente idênticos; basta que o seu conjunto gráfico, figurativo, ou fonético, seja semelhante. (…). Se os sinais constitutivos da marca posterior constituírem uma cópia servil dos sinais da marca anteriormente registada, ou de parte deles, estar-se-á em presença da contrafacção, total ou parcial, da marca registada.”
Concluindo, “a contrafacção corresponde à cópia fiel, total ou parcial dos sinais constitutivos da marca registada (contrafacção total ou parcial); a imitação corresponde à utilização, na constituição da marca, de sinais de tal maneira semelhantes aos da marca registada, que os consumidores são, facilmente induzidos em erro, ou confusão, nomeadamente pelo fenómeno da associação entre as duas marcas.” - vide José Mota Maia, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, vol. II, Código da Propriedade Industrial Anotado, págs. 435 e 436, Almedina 2005.
Por outro lado, a lei pretende impedir que por via da reprodução ou da imitação de uma marca já registada se possa criar confusão e erro no mercado, visando proteger-se por um lado a confiança e interesse do consumidor e, por outro lado, a reputação, prestígio, crédito e benefícios económicos do titular da marca – vide o já citado Acórdão do TRL de 3 de Novembro de 1994.
(Cfr. Ac da RP de 22 de Março de 2017, Proc. Nº /13.8EACBR.P1.).
O juízo de semelhança entre as duas marcas, melhor dito, o risco de confusão entre elas, que, nos termos da lei, se deve considerar relevante ou decisivo, é o que emitiria um consumidor médio do produto em questão, a massa geral do público a quem o produto é destinado, e não o técnico especializado do sector ou o observador especialmente perspicaz e atento. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 31.3.98, disponível in www.dgsi.pt.
“ São elementos típicos do crime de contrafação, imitação e uso ilegal de marca (artº 323º CPI), ausência do consentimento do titular do direito de uso de determinada marca registada; pratica de uma das acções descritas nas alíneas do artº 323º, e o dolo genérico com má consciência de actuar sem o consentimento do titular da marca.” In Ac. TRP de 22- 03-2017.
O bem jurídico protegido, no ilícito a que se refere o artigo 323.º do CPI, reconduz-se à integridade e identidade da marca, a par da exclusividade da fruição das virtualidades que da mesma a lei permita que sejam extraídas, pertencentes ao respectivo titular – vide Acórdãos do TRL de 27 de junho de 2006, Processo n.º 4512/2006-5; e do TRP de 10 de março de 2010, Processo nº 896/07.5TAMTS.P1.
Os elementos objectivos e subjectivos do crime em causa são:
- -sem consentimento do titular do direito de uso de determinada marca registada;
- -pratique uma das situações descritas nas alíneas do artigo 323º, no caso “imite, no todo ou em alguma das suas partes características, uma marca registada;
- -No que respeita ao elemento subjectivo exige-se o dolo genérico, nos termos do artigo 14º do CP, com a consciência de actuar sem consentimento do titular do direito à marca.
Por sua vez o artigo 245º do CPI consagra o “conceito de imitação ou usurpação”, assim:
1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
- a)A marca registada tiver prioridade;
- b)Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c)Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
Verifica-se que as analogias entre a Marca Nacional registada propriedade do Requerente e a denominação tentada registar pelas Requeridas são notórias.
O cidadão médio será facilmente levado a confundir as expressões LISBON BEER e THE LISBON BEER DISTRICT, ligando ambas ao negócio da cerveja e quiçá, interligando-as entre si.
As Requeridas utilizam a divulgação da sua denominação dos mais diversos canais de publicidade para publicitar e promover marcas de cervejas artesanais, ou seja, precisamente o mesmo tipo de produtos que o Requerente visa publicitar.
As Requeridas conhecem as semelhanças patentes entre a marca nacional do Requerente e da denominação tentada registar por aquelas, sabendo que eram facilmente reconhecidas pelo destinatário final, o comprador comum, que poderia ser confundido e induzido em erro de estar a comprar o produto x no lugar o produto y.
As Requeridas actuaram em nome e no interesse das sociedades que representam, sendo facto notório que dessa forma prejudicavam os interesses patrimoniais e comerciais do titular do registo da referida marca, tanto mais que lograram tentar obter o seu consentimento.
E não obsta a tal entendimento o facto de o Requerente só ter começado a comercializar a sua marca há dois meses, com referência à data da audiência de julgamento, quando arranjou um bar em Loulé, tendo em atenção quer os meios de comunicação utilizados pelas requeridos, quer a cerveja criada e publicitada, de que é exemplo o documento nº 20 junto com o requerimento inicial, que exibe a referida cerveja, passiveis de serem vistos por toda a espécie de clientela a nível nacional. Não olvidando que Loulé é uma zona de veraneio para onde vêem pessoas de todo o País, incluindo pessoas de Lisboa.
Em face do exposto, dúvidas não restam de que, pelo menos, existe risco de o requerente ser lesado no seu património pelo uso indevido de uma denominação não registada pelo INPI, que em tudo se assemelha à Marca Nacional titulada por si, pela actuação desconforme à lei por parte das Requeridas.
E sendo assim, tendo em consideração a especificidade da presente providência cautelar, como foi referido supra, entendemos que estão verificados os pressupostos exigidos pelo art. 338º, nº1 do Código da Propriedade Industrial, impondo-se revogar a sentença objecto de recurso e condenar as requeridas, conforme requerido.
Procede a Apelação.
