III – Fundamentação
1ª Questão- se a sentença recorrida é nula por ter omitido apreciação fundamental
Como é sabido, as causas determinantes de nulidade da sentença encontram-se tipificadas, de forma taxativa, no artigo 615.º do CPC, em cuja alínea d) do seu nº1 estatui que “É nula a sentença quando” “o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento”.
Este preceito relaciona-se com o comando ínsito na primeira parte do n.º 2 do artigo 608.º do mesmo diploma, segundo o qual “o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras”.
Importa ainda ter presente, como também vem sublinhando de forma pacífica a jurisprudência, que esta obrigação não significa que o juiz tenha de conhecer todos os argumentos ou considerações que as partes hajam produzido.
Uma coisa são as questões submetidas ao Tribunal e outra são os argumentos que se usam na sua defesa para fazer valer o seu ponto de vista.
Sendo que só têm dignidade de questões as pretensões processuais formuladas pelas partes ao tribunal e não os argumentos por elas usados em defesa das mesmas, não estando o tribunal vinculado a apreciar todos os argumentos utilizados pelas partes.
Assim, «as questões que o tribunal deve apreciar e decidir são apenas aquelas que contendem directamente com a substanciação da causa de pedir, do pedido e das exceções, não se confundindo com as considerações, argumentos, motivos, razões ou juízos de valor produzidos pela parte (e, portanto, quanto a estas últimas, o tribunal não só não tem de ser pronunciar, como nenhuma consequência daí advirá se o não fizer, nomeadamente, não configurando tal situação uma omissão de pronúncia)» (Helena Cabrita, A sentença cível, Fundamentação de facto e de direito, Almedina, 2019, pág. 235).
Tendo presente estes considerandos, e volvendo agora ao caso concreto, verifica-se que tendo a Recorrente intentado recurso, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de 2 de agosto de 2024, que concedeu o pedido de registo da marca nº 718800, “TI CATARINA COZINHA ALENTEJANA”, a Óbvia Epopeia, Lda, com domicílio na Rua 2, por considerar que o despacho é “inválido, anulável ou nulo e errado”, a sentença recorrida apreciou o que considerou o objeto do litígio: nulidade do despacho do INPI por omissão de pronuncia quanto às circunstâncias do registo do sinal ““TI CATARINA COZINHA ALENTEJANA” a favor da Recorrida, tendo concluído que não se vislumbra que no caso sub judice ocorra uma das situações previstas no artigo 259º do Código da Propriedade Industrial, que determine a nulidade do registo e a revogação do despacho do INPI, depois de previamente ter considerado que a Recorrente não logrou fazer qualquer prova quanto à existência de contratos de franchising relativos à marca “Ti Catarina”, que a marca objecto do contrato de franchising não é a marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana”, mas a marca “Receita Tradicional Bifanas de Vendas Novas”, pelo que o contrato de franchising em causa não demonstra a existência de má-fé por parte da Recorrida.
Tendo-se ainda considerado na sentença recorrida :
“Além do mais, à data em que foi requerido o registo da Marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana” pela Recorrida, em 29 de janeiro de 2024, já o registo a favor da Recorrente se mostrava caducado há mais de um ano, tendo sido publicada a respetiva decisão de caducidade no Boletim da Propriedade Industrial de 23/01/2023.
Assim, por força do disposto no artigo 36º, al. b), do Código da Propriedade Industrial e não tendo sido requerido o restabelecimento de direitos, a marca passou a estar disponível e partir do momento em que uma marca fica disponível no mercado, a existência de um anterior registo entretanto caducado não obsta a que esta venha a ser usada e registada por um terceiro. A má-fé, como facto impeditivo do registo ou da sua nulidade, tem não só que ser invocada mas também tem que assentar em elementos minimamente demonstrativos da sua existência.
A prévia existência de uma relação contratual entre as partes que litigam pela mesma marca e a deterioração das relações contratuais ou incumprimento de um contrato, não basta para se inferir essa má-fé, se a relação contratual não versa sobre a marca em discussão e não existem outros elementos que indiciem essa situação. Até porque a boa fé do requerente do registo da marca é presumido, carecendo de prova em contrário. É o requerente da nulidade que tem o dever de provar as circunstâncias que permitem concluir que o depositante não agiu de boa-féno ato de depósito de um pedido de registo de uma marca da União Europeia (Ac. TJUE Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogus³aw Hoba (Formata), citado no Ac. HASBRO/EUIPO).
Ora, o Recorrente alega que a Recorrida passou a violar o franchising não só por ter deixado de adquirir e usar os seus produtos a que estava obrigada por força do contrato, como passou a usar uma marca que imita a sua e induz os clientes em erro.
Todavia, a marca violada, conforme decorre do contrato, não é a marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana” mas sim a marca“ RECEITA TRADICIONAL BIFANAS DE VENDAS NOVAS” e embora se destinem a assinalar os mesmos produtos, as violações apontadas reportam-se a uma marca diferente pelo que a existir uma eventual concorrência desleal será com a marca “RECEITA TRADICIONAL BIFANAS DE VENDAS NOVAS” e não com a ora recorrida.
Aliás isso mesmo decorre do teor do processo crime e do processo cível interposto pela ora Recorrente, onde é notório que os factos referem-se a situações ocorridas com o uso da marca “RECEITA TRADICIONAL BIFANAS DE VENDAS NOVAS” e não com a marca visada nestes autos.
O facto do titular ser o mesmo, de ambas incidirem sobre produtos e serviços similares, não significa que se tratem da mesmas marcas, pelo que visando este recurso a marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana” os factos ocorridos com a marca “RECEITA TRADICIONAL BIFANAS DE VENDAS NOVAS” não podem ser extrapolados para esta nem permitem invalidar o registo daquela marca.”
Em face do assim decidido na sentença recorrida, e que se vem ora de transcrever, não podemos de modo algum concluir que a sentença censurada deixou de resolver todas as questões decidendas submetidas a juízo.
Assim, concludentemente, a sentença sob censura não padece da assacada nulidade de sentença fundada na violação do artigo 615.º, n.º 1, alínea d) do CPC (668º, n.º 1, alínea d) do Antigo CPC), a qual improcede.
Assim sendo, importa concluir que a sentença recorrida não enferma da invocada nulidade por omissão de pronúncia concluindo-se, assim, que a sentença recorrida não é nula por omissão de pronúncia, improcede nessa parte, a 1ª questão suscitada pela Recorrente no recurso interposto.
2ª Questão- se em sede de impugnação da decisão sobre a matéria de facto, a Recorrente cumpriu o triplo ónus imposto pelo artº640º, nºs 1 e 2, do CPC;
Tendo havido impugnação da matéria de facto pela Recorrente importa, antes de mais, apreciar essa parte do recurso, a fim de, no fim, se apurar qual a factualidade que deverá ser tida como provada para a apreciação do mérito das questões jurídicas também suscitadas no presente recurso.
Por outro lado, importa atentar que em sede de impugnação da decisão sobre a matéria de facto, o artº640º, nºs 1 e 2, do CPC, impõe ao Recorrente um triplo ónus :
- -circunscrever ou delimitar o âmbito do recurso, indicando claramente os segmentos da decisão que considera viciados por erro de julgamento;
- -fundamentar, em termos concludentes, as razões da sua discordância, concretizando e apreciando criticamente os meios probatórios constantes dos autos ou da gravação que, no seu entender, impliquem uma decisão diversa;
e
- enunciar qual a decisão que, em seu entender, deve ter lugar relativamente às questões de facto impugnadas.
Acresce que da conjugação do disposto nos artºs 639º, nº1 e 640º do CPC, resulta que para o cumprimento desse triplo ónus se exige que, pelo menos, sejam indicados nas conclusões da alegação do recurso, com precisão, os concretos pontos de facto da sentença que são objecto de impugnação, sem o que não é possível ao Tribunal de recurso sindicar eventuais erros no julgamento da matéria de facto.
Ora, conforme se verifica das conclusões A), B), C), E), F), G), H), I) e L) a Recorrente não indicou nessas conclusões da alegação do recurso, com precisão, os concretos pontos de facto da sentença que pretendia impugnar, sem o que não é possível ao Tribunal de recurso sindicar eventuais erros no julgamento da matéria de facto, obstando ao conhecimento do recurso na sua vertente de impugnação da matéria de facto decidida, que assim tem de, desde logo, improceder nessa parte.
Na sua conclusão D) da alegação do recurso, a Recorrente já indica, com precisão, o concreto ponto de facto da sentença que pretende impugnar :
O facto não provado: Não se provou que o contrato de franchising celebrado com a Recorrida fosse relativo à marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana”.
Porém, acaba por não fundamentar, em termos concludentes, as razões dessa sua discordância, nem concretizo e muito menos apreciou criticamente os meios probatórios constantes dos autos que, no seu entender, impliquem uma decisão diversa.
Na sentença recorrida fundamentou-se esse facto não provado nos seguintes termos :
“Os pontos I e II dos factos não provados fundamentaram-se no teor do contrato de franchising que constitui o documento 20 donde resulta que a marca que foi objecto de franchising e de franquia não foi a marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana” mas sim a marca “ Receita Tradicional Bifanas de Vendas Novas” .
Ora, compulsado tal documento 20 constata-se que efectivamente de tal documento decorre claramente que a marca que foi objecto de franchising e de franquia não foi a marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana” mas sim a marca “ Receita Tradicional Bifanas de Vendas Novas” .
O que necessariamente implica a improcedência da impugnação da decisão da matéria de facto neste ponto.
Também na conclusão J) da alegação de recurso a Recorrente indica, com precisão, os concretos pontos de facto que entende que o Tribunal a quo deveria ter julgado como provados por considerar relevantes e fundamentais para a apreciação de direito :
(i) No âmbito do contrato de Franchising celebrado entre Recorrente e Novo Titular ( dado como provado no facto 11º ainda que com lapso de referencia duas vezes a Recorrente), o primeiro concedeu ao segundo a exploração da Marca Ti Catarina associada às sopas servidas nos estabelecimentos Bifanas.
(ii) O referido contrato de Franchising terminou em litígio estando pendentes processos judiciais destinados a apurar o incumprimento e responsabilidades e processo crime e contraordenação.
Porém, conforme é sublinhado na sentença recorrida do teor do contrato de franchising que constitui o documento 20 resulta que a marca que foi objecto de franchising e de franquia não foi a marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana” mas sim a marca “ Receita Tradicional Bifanas de Vendas Novas” , pelo que inexiste qualquer elemento de prova nos autos que permita dar como provado o facto (i), improcedendo assim nessa parte a impugnação efectuada da decisão da matéria de facto.
Sendo certo que, tendo, a esse propósito, a Recorrente sublinhado o lapso de escrita constante do facto provado 11, importa aqui proceder à sua retificação, pelo que onde no facto provado 11 se lê “Entre a Recorrente e a Recorrente foi celebrado o contrato de franchising que constitui o documento 20, que se dá aqui por integralmente reproduzido.”, deve passar a ler-se “Entre a Recorrente e a Recorrida foi celebrado o contrato de franchising que constitui o documento 20, que se dá aqui por integralmente reproduzido.”
Já relativamente ao facto (ii), que também a Recorrente pretende que seja dado como provado : “O referido contrato de Franchising terminou em litígio estando pendentes processos judiciais destinados a apurar o incumprimento e responsabilidades e processo crime e contraordenação”, efectivamente da carta de 29 de Setembro de 2023 remetida pela Recorrida à Recorrente, também junta no aludido documento 20 resulta uma situação de litígio contratual entre ambas, em que a Recorrida comunica à Recorrente que não existem condições para continuar a relação contratual, imputando o incumprimento do contrato à Recorrente e anunciando-lhe ir junto das instâncias judiciais peticionar a declaração da anulação do contrato ou resolução do contrato por incumprimento com a anulação de todas as obrigações.
Já quanto à pendência de processos judiciais destinados a apurar o incumprimento e responsabilidades e processo crime e contraordenação, não resulta provada nos autos tal factualidade, nem a Recorrente indica sequer qualquer prova nos presentes que permitisse ao presente Tribunal nesse sentido, pelo que essa parte do facto (ii) não poderá ser dada como provada.
Importa assim dar como provado, com o consequente aditamento aos factos provados, que : “O referido contrato de Franchising terminou em litígio”, que constituirá o facto provado 13, procedendo, nesta parte, a impugnação efectuada da decisão da matéria de facto.
Sendo certo que na conclusão K) da sua alegação de recurso, a Recorrente se limitou a enunciar os factos provados 9º, 10º e 11º, sem que tenha impugnado tais factos, não sendo possível ao Tribunal de recurso sindicar eventuais erros no julgamento dessa matéria de facto, obstando ao conhecimento do recurso na sua vertente de impugnação da matéria de facto decidida, que assim também tem de improceder nessa parte.
Assim, a matéria de facto provada nos presentes autos fica assim estabelecida:
1º- A Recorrida Óbvia Epopeia, Lda., apresentou junto do INPI, no dia 29 de janeiro de 2024, o pedido de registo da marca nº 718800, “TI CATARINA COZINHA ALENTEJANA”, com o tipo de sinal misto:
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2º- O pedido foi feito para assinalar alimentos preparados sob a forma de molhos; almoços embalados compostos por arroz, com adição de carne, peixe ou legumes; almoços pré-embalados constituídos principalmente por arroz, incluindo também carne, peixe ou legumes; refeições preparadas à base de arroz; tartes, doces ou salgadas, da classe 30.
3º - Por despacho proferido pelo INPI no dia 2.8.24, publicado a 7.8.24, no boletim da Propriedade industrial nº152/2024 foi concedido o seu registo.
4º - A Recorrente Receita Tradicional de Bifanas de Vendas Novas, LDA, foi titular do registo, por transmissão da Molhos e Gomos LDA., da marca nacional n.º 673893,
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,registada em 05/01/2022, para assinalar produtos na classe 30ª “alimentos preparados sob a forma de molhos; almoços embalados compostos por arroz, com adição de carne, peixe ou legumes; almoços pré-embalados constituídos principalmente por arroz, incluindo também carne, peixe ou legumes; refeições preparadas à base de arroz; tartes, doces ou salgadas.
5º -Esta titularidade da Marca “ “TI CATARINA COZINHA ALENTEJANA”” resultou de um negócio que o gerente da Recorrente AA fez com a sociedade Molhos e Gomos Lda., sociedade esta que não perdurando na atividade, após ter feito o registo da Marca em seu nome, transmitiu a Marca à Recorrente.
6º - Este registo encontra-se, porém, caduco por falta de pagamento das taxas, tendo sido publicada a respetiva decisão de caducidade no Boletim da Propriedade Industrial de 23/01/2023.
7º - A Recorrente é ainda titular da Marca Registada “ Receita Tradicional Bifanas de Vendas Novas” .
8º - A Recorrente é uma sociedade comercial que tem por objeto a atividade de restauração e bebidas e o fabrico e comércio de refeições e produtos alimentares 9º - A imagem da marca n.º 673893, o logo foram criados e transmitidos à Recorrente tendo esta e a sociedade Molhos e Gomos, Ldª suportado a sua criação 10º - A Recorrente registou o nome de domínio e dispõe de um site.
11º- Entre a Recorrente e a Recorrida foi celebrado o contrato de franchising que constitui o documento 20, que se dá aqui por integralmente reproduzido .
12º - A sociedade Molhos e Gomos, Lda. submeteu, na data de 11.10.2021, o pedido de registo da marca nacional “TI CATARINA COZINHA ALENTEJANA”, sob o n.º 673893.
13º O referido contrato de Franchising terminou em litígio.
FACTUALIDADE NÃO PROVADA
I-Que a Recorrente explora há anos a marca “ Ti Catarina” em conjunto com a marca Bifanas de Vendas Novas, concedendo a sua exploração a terceiros em regime de franchising, desde 2017.
II-Não se provou que o contrato de franchising celebrado com a Recorrida fosse relativo à marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana.
3ª Questão- se há fundamento de recusa de registo por má-fé e por concorrência desleal, designadamente se há fundamento de recusa de registo por má-fé e por concorrência desleal, designadamente se se verificou a intenção de apropriação indevida de direitos de terceiros e a utilização abusiva do sistema de marcas;
Invoca a Recorrente haver fundamento de recusa de registo por má-fé e por concorrência desleal.
Com efeito, nos termos do nº6 do artigo 231.º do Código de Propriedade Industrial “quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa o reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má-fé.”
E nos termos da al.h) do nº1 do artigo 232º do mesmo Código “constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca” “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.”
Vejamos.
Como é sabido, a função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor ao garantir ao consumidor, ou ao utilizador final, a identidade de origem do produto ou do serviço em causa, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço daqueles que têm outra proveniência, (cfr. os Ac. TJUE Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P citado no Ac. Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, processo C-529/07, EU:C:2009:361).
Com efeito, cada empresa deve, para captar a clientela através da qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas, sinais que permitam ao consumidor distinguir, sem confusão possível, esses produtos ou esses serviços dos que tenham outra proveniência (cfr. Ac TJUE Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724).
Por isso, o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e de exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina, assumindo, assim, natureza constitutiva traduzida, em termos simples, na asserção de que “fora do registo não há direito de marca. Sobre a marca de facto o único direito que existe é o direito de prioridade ao registo dentro do prazo de seis meses. E sendo certo que possa ser protegida para além desse prazo (…) no âmbito das normas punitivas da concorrência desleal, o que então se protegerá não será, em rigor, o direito de marca” (Luís Couto Gonçalves, Manuel de Direito Industrial, 5.ª ed. 2004, pág. 187).
Assim, o registo da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo, quer através de um “conteúdo de permissão”, quer através de um “conteúdo de proibição” (o poder atribuído ao proprietário de impedir que outros utilizem um sinal confundível com aquele).
Ora, a boa fé do requerente do registo da marca é presumido até prova em contrário.
Com efeito, é o requerente da nulidade quem deve fazer prova das circunstâncias que permitem concluir que o depositante não agiu de boa-fé no ato de depósito de um pedido de registo, (cfr. Ac. TJUE Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogus³aw Hoba (Formata), citado no Ac. HASBRO/EUIPO).
No seu Acórdão de 29 de janeiro de 2020 (Processo C-371/18, caso Sky v. SkyKick) o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que o conceito de má-fé é um conceito autónomo da União e que neste contexto pressupõe “a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta” que visam falsear o sistema de concorrência prejudicando, de forma não conforme aos usos e práticas honestas, os interesses de terceiros ou, ainda que não vise um terceiro em particular, visando obter um direito exclusivo para outros fins que não aqueles que constituem a função de uma marca (nomeadamente o propósito de indicação de origem).
Em suma, o TJUE concluiu que um pedido de registo da marca efetuado sem qualquer intenção de usar a marca com relação a bens ou serviços abrangidos na especificação pode constituir má-fé. Não obstante o referido, o TJUE também clarificou que só existirá má-fé se houver “indícios objetivos, pertinentes e concordantes” de que, ao tempo em que o pedido de registo foi apresentado, o requerente agiu com má-fé nos termos a que aludimos no parágrafo precedente.
Com efeito, a data para aferir da má fé é a data do registo.
Do mesmo modo, o facto de um terceiro utilizar, há bastante tempo, um sinal para um produto idêntico, ou semelhante, suscetível de confusão com a marca pedida e de este sinal gozar de um certo grau de proteção jurídica é um dos fatores relevantes para apreciar a existência de má fé do requerente e a má-fé poderá existir, particularmente, quando o requerente não tem nenhuma intenção de utilizar a marca enquanto tal e, ainda, quando tenciona utilizá-la para induzir em erro os consumidores acerca da origem dos produtos ou serviços (cfr. Ac Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aª/EUIPO).
Por outro lado, acto de concorrência é aquele acto que é susceptível de, no desenvolvimento de uma actividade económica, prejudicar outro agente económico, prejuízo esse que se consubstancia num desvio da respectiva clientela, efectiva ou potencial.
Quando tal se verifica em termos contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, dá-se um acto de concorrência desleal.
Constituem assim concorrência desleal os actos repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela.
Assenta pois a concorrência desleal na idoneidade para reduzir, ou mesmo suprimir, a clientela alheia, real ou possível, com vista à criação e expansão, directa ou indirecta, de uma clientela própria, ( Cfr. Carlos Olavo, “Propriedade Industrial”, vol. I, 2ª ed., pág.252).
Assim, a concorrência desleal actua, de modo impróprio e indirecto, como um instrumento excepcional destinado a evitar registos que possam pôr em causa posições de concorrência conquistadas no mercado por terceiros de boa fé.
Ora, resulta provado que a Recorrida Óbvia Epopeia, Lda., apresentou junto do INPI, no dia 29 de janeiro de 2024, o pedido de registo da marca nº 718800, “TI CATARINA COZINHA ALENTEJANA”, com o tipo de sinal misto:
[image]e que por despacho proferido pelo INPI no dia 2.8.24, publicado a 7.8.24, no boletim da Propriedade industrial nº152/2024 foi concedido o seu registo.
Por sua vez, resultou também provado que a Recorrente Receita Tradicional de Bifanas de Vendas Novas, LDA, foi titular do registo, por transmissão da Molhos e Gomos LDA., da marca nacional n.º 673893, [image], registada em 05/01/2022, para assinalar produtos na classe 30ª “alimentos preparados sob a forma de molhos; almoços embalados compostos por arroz, com adição de carne, peixe ou legumes; almoços pré-embalados constituídos principalmente por arroz, incluindo também carne, peixe ou legumes; refeições preparadas à base de arroz; tartes, doces ou salgadas e que este registo encontra-se, porém, caduco por falta de pagamento das taxas, tendo sido publicada a respetiva decisão de caducidade no Boletim da Propriedade Industrial de 23/01/2023, encontrando-se, assim, a marca nacional n.º 673893 caducada desde esse dia 23.01.2023 e encontrando-se até ultrapassado o prazo de 1 (um) ano para revalidação.
O que significa que nos termos do disposto no artigo 36º, al. b), do Código da Propriedade Industrial e não tendo sido requerido o restabelecimento de direitos, a marca passou a estar disponível no mercado a partir de 23.01.2023, não obstando a existência de um anterior registo entretanto caducado a que a marca tenha passado a ser usada e registada pela aqui Recorrida, nada impedindo, por isso, ao registo da aludida arca em nome da aqui Recorrida a partir de 02.08.2024.
Por outro lado, nada ficou provado donde pudesse resultar a má fé da Recorrida quando do pedido de registo, bem como nada resulta provado donde pudesse resultar a prática de actos de concorrência desleal por parte da ré, aqui recorrida.
Recorde-se que era sobre a Recorrente que incumbia o ónus da prova, que não logrou cumprir, das circunstâncias que permitissem concluir que a Recorrida não agiu de boa-fé no ato de depósito do pedido de registo e que a mesmo ao assim agir, tenha praticado um acto de concorrência desleal.
Sendo certo que se presume a boa fé da Recorrida requerente do registo da marca.
Por isso, concorda-se com a sentença recorrida quando aí se escreve :
“Para além de não ter feito qualquer prova quanto à existência de contratos de franchising relativos à marca “Ti Catarina”, sucede que, atento o objecto em litígio, um eventual incumprimento do acordo de franchising não pode aqui ser apreciado. Assim, este só ganha relevo caso seja indiciador da existência de má-fé por parte da Recorrida quanto ao registo da marca. Todavia, do teor do contrato de franchising extrai-se que a marca objecto do mesmo não é a marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana”, mas a marca “Receita Tradicional Bifanas de Vendas Novas”, pelo que o contrato em causa não demonstra a existência de má-fé por parte da Recorrida.
Além do mais, à data em que foi requerido o registo da Marca “Ti Catarina Cozinha Alentejana” pela Recorrida, em 29 de janeiro de 2024, já o registo a favor da Recorrente se mostrava caducado há mais de um ano, tendo sido publicada a respetiva decisão de caducidade no Boletim da Propriedade Industrial de 23/01/2023.
Assim, por força do disposto no artigo 36º, al. b), do Código da Propriedade Industrial e não tendo sido requerido o restabelecimento de direitos, a marca passou a estar disponível e partir do momento em que uma marca fica disponível no mercado, a existência de um anterior registo entretanto caducado não obsta a que esta venha a ser usada e registada por um terceiro. A má-fé, como facto impeditivo do registo ou da sua nulidade, tem não só que ser invocada mas também tem que assentar em elementos minimamente demonstrativos da sua existência.
A prévia existência de uma relação contratual entre as partes que litigam pela mesma marca e a deterioração das relações contratuais ou incumprimento de um contrato, não basta para se inferir essa má-fé, se a relação contratual não versa sobre a marca em discussão e não existem outros elementos que indiciem essa situação. Até porque a boa fé do requerente do registo da marca é presumida, carecendo de prova em contrário. É o requerente da nulidade que tem o dever de provar as circunstâncias que permitem concluir que o depositante não agiu de boa-fé no ato de depósito de um pedido de registo de uma marca da União Europeia (Ac. TJUE Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogus³aw Hoba (Formata), citado no Ac. HASBRO/EUIPO).
Ora, a Recorrente alega que a Recorrida passou a violar o franchising não só por ter deixado de adquirir e usar os seus produtos a que estava obrigada por força do contrato, como passou a usar uma marca que imita a sua e induz os clientes em erro.
Todavia, a marca violada, conforme decorre do contrato, não é a marca
[image] mas sim a marca“ RECEITA TRADICIONAL BIFANAS DE VENDAS NOVAS” e embora se destinem a assinalar os mesmos produtos, as violações apontadas reportam-se a uma marca diferente pelo que a existir uma eventual concorrência desleal será com a marca “RECEITA TRADICIONAL BIFANAS DE VENDAS NOVAS” e não com a ora recorrida.
Aliás isso mesmo decorre do teor do processo crime e do processo cível interposto pela ora Recorrente, onde é notório que os factos referem-se a situações ocorridas com o uso da marca “RECEITA TRADICIONAL BIFANAS DE VENDAS NOVAS” e não com a marca visada nestes autos.
O facto do titular ser o mesmo, de ambas incidirem sobre produtos e serviços similares, não significa que se tratem da mesmas marcas, pelo que visando este recurso a marca [image] os factos ocorridos com a marca “RECEITA TRADICIONAL BIFANAS DE VENDAS NOVAS” não podem ser extrapolados para esta nem permitem invalidar o registo daquela marca.
Ao que acresce que a partir do momento em que a ré obtém o registo da marca a seu favor, já não faz sentido falar em concorrência desleal da sua parte, atendendo a que o registo lhe concedeu a propriedade e o uso exclusivo da dita marca, (cfr. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1.2.2000, CJ STJ, ano VIII, tomo I, págs. 56 e 59).
Deste modo, não se vislumbra qualquer fundamento de recusa de registo por má-fé e/ou por concorrência desleal.
Se a aqui Recorrente era a titular do registo da marca aqui em causa [image], registada em 05/01/2022, e deixou caducar esse registo por falta de pagamento das taxas, sibi imputet, apenas de si se podendo queixar de tal perda de titularidade do registo da marca.
Improcede, assim, quanto a esta questão, o recurso interposto.
4ª Questão- se o nome de domínio prévio é um sinal distintivo protegido e se o Requerente de Registo não é titular dos direitos de autor do Logo e imagem da Ti Catarina, estando a violar direitos de autor que foram transmitidos ao Recorrente;
Invoca ainda a Recorrente que constituem ainda fundamentos de recusa do registo, o nome de domínio prévio, que a Recorrente invoca ser um sinal distintivo e por o requerimento não ter sido acompanhado da autorização de pessoa cujo nome ou retrato figure na marca e não seja o requerente, e por o Requerente de Registo não é titular dos direitos de autor do Logo e imagem da Ti Catarina, estando a violar direitos de autor que foram transmitidos ao Recorrente.
A esse propósito, resultou provado que :
9º - A imagem da marca n.º 673893, o logo foram criados e transmitidos à Recorrente tendo esta e a sociedade Molhos e Gomos, Ldª suportado a sua criação.
10º - A Recorrente registou o nome de domínio e dispõe de um site.
Acresce ainda ter interesse, para a apreciação da questão acima enunciada os documentos nºs 21, 22 e 28 juntos aos autos em 14/10/2024, (Refª 595286), que, tendo sido juntos pela própria Recorrente não mereceram qualquer impugnação e que, por isso, nos termos do artigo 607º, nº4, do CPC puderam ser tomados em consideração pelo Tribunal a quo e podem ainda sê-lo pelo presente Tribunal de recurso.
Desde logo, resulta apenas do documento nº22 juntos aos autos em 14/10/2024, (Refª 595286), que o “registo do nome do domínio” foi efectuado na empresa de registos digitais e presenças on line AMEN.PT.
Porém não foi alegada, e muito menos provada pela Recorrente a data do registo do nome de domínio.
E assim, concluindo-se que em relação ao registo da marca controversa não resultou provada a má-fé, este é que podia obstar ao registo do nome de domínio, caso este fosse posterior, o que se desconhece.
Com efeito, “o uso de um domínio, correctamente atribuído do ponto de vista técnico, pode traduzir lesão do direito ao nome, ou da lei da propriedade industrial, nomeadamente no que tange às regras da protecção de marcas e da concorrência desleal. E assim sendo, não obstante ter sido obtido o registo do domínio segundo as regras do sistema que regula a Internet, tal não significa que o mesmo esteja subtraído às normas jurídicas vigentes e cuja eficácia se estende, também, àquele espaço virtual", (Ac. STJ de 26 de Fevereiro de 2015; www.dgsi.jstj.pt-Proc. nº 1288/05.6TYLSB.L1.S1).
Relativamente à autorização de pessoa cujo nome ou retrato figure na marca e não seja o requerente, resulta do documento nº28 junto aos autos em 14/10/2024 (Refª 595286) que a aludida pessoa cujo nome e retrato figura na marca mista atrás reproduzida, emitiu a seguinte autorização para o uso de imagem :
“Eu BB venho autorizar o uso da minha imagem na marca Ti Catarina-Cozinha Alentejana.
Fica assim Autorizada, de livre e espontânea vontade, o uso da minha imagem na marca Ti Catarina-Cozinha Alentejana e suas comunicações e divulgações sem quaisquer restrições, sem que haja qualquer tipo de comunicação.”
E assim sendo, dada a abrangência da autorização concedida, sem qualquer ressalva, e o seu único vínculo à marca, que se mantém, necessariamente que importa que concluir que a mesma também é extensível à Recorrida, actual titular da marca, não se verificando assim a situação prevista na alínea g) do nº1 do artigo 232º do CPI.
The last but not the least, quanto à imagem da marca n.º 673893 e logo, resultou provado que os mesmos foram criados e transmitidos à Recorrente tendo esta e a sociedade Molhos e Gomos, Ldª suportado a sua criação.
E efectivamente está junto aos autos o documento nº21, também junto em 14/10/2024 (Refª 595286) que constitui uma declaração de CC, destinada ao INPI, onde o mesmo, “na qualidade de autor da imagem da Marca Nacional Ti Catarina-Cozinha Alentejana, registada no INPI sob o processo Nº673893 declarar que o trabalho por mim criado, incluindo Logos e Manual de Comunicação de Marca Supracitada, foram contratados, sem reserva à transmissão dos Direitos de Imagem, pela Firma Molhos e Gomos, Lda e pela firma RTDC-Receita Tradicional de Bifanas de Vendas Novas, Lda”, datada de 16 de Setembro de 2024.
Em sede de obras por encomenda rege o artigo 14.º do CDADC estatuindo o n.º 2 desse preceito que "Na falta de convenção, presume-se que a titularidade do direito de autor relativo a obra feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual."
Ora, in casu, desconhecemos por completo os termos da aludida convenção, nem isso foi alegado.
Ou seja, não foi produzida prova sobre a titularidade do respetivo direito de autor, sendo certo que o documento 21, a este respeito, nada nos diz: apenas que o Autor da imagem que integra a marca mista e dos logos não coloca qualquer reserva à transmissão dos direitos de imagem, Assim sendo, perante a falta de prova da titularidade do invocado direito de autor, não se pode falar a esse propósito de direitos de autor que possam ter sido infringidos pelo registo da aludida marca, pelo que necessariamente que também não se pode concluir pela verificação do fundamento de recusa do registo constante na alínea b) do nº2 do artigo 232º do CPI.
Deste modo, improcede também necessariamente o recurso interposto nesta parte.
5ª Questão- se o registo de marca é nulo ou total ou parcialmente anulável.
Nos termos do disposto no artigo 259.º do Código de Propriedade Industrial Nulidade :
“1–Para além do que se dispõe no artigo 32.º, o registo de marca é nulo quando na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos n.ºs 1 e 3 a 6 do artigo 231.º 2–É aplicável às ações de nulidade, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 231.º.”
Estatuindo-se no aludido artigo 32º que :
“1 - As patentes, os modelos de utilidade e os registos são total ou parcialmente nulos:
a. Quando o seu objeto for insuscetível de proteção;
- b)Quando, na respetiva concessão, tenha havido preterição de procedimentos ou formalidades imprescindíveis para a concessão do direito;
- c)Quando forem violadas regras de ordem pública.
2 - A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado” e ainda no artigo 33º do mesmo Código :
“1-As patentes, os modelos de utilidade e os registos são total ou parcialmente anuláveis quando o titular não tiver direito a eles, nomeadamente:
- a)Quando o direito lhe não pertencer;
- b)Quando tiverem sido concedidos com preterição dos direitos previstos nos artigos 57.º a 59.º, 123.º, 124.º, 156.º, 157.º, 180.º, 181.º e 212.º 2 - Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, o interessado pode, em vez da anulação e se reunir as condições legais, pedir a reversão total ou parcial do direito a seu favor.”
Porém, do atrás exposto, impõe-se concluir que o registo da marca aqui em discussão não enferma de qualquer nulidade ou anulabilidade, assim improcedendo, também nesta parte, o presente recurso.
Assim, à excepção do aditamento do facto 13º à factualidade provada, improcede o recurso de apelação, mantendo-se a decisão recorrida do Tribunal a quo.
