526/2002.L1-6 - Tribunal da Relação de Lisboa

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa: 1. Nesta acção declarativa, com processo comum ordinário, que CRISTINALDA ...., L. da , e SOREAL ..., L. da interpuseram contra J...., L. da , formularam as autoras os seguintes pedidos: – Anulação do registo da marca nacional n.º 338.598 “BRANDY MEL” por ter sido obtido de má fé e se traduzir num acto de concorrência desleal, ao abrigo do disposto nos artigos 33º, n.º 1, alíneas a) e b), 214º, n.º 6 e 260º, todos do Código da propriedade Industrial; ou, – Anulação do referido registo ao abrigo dos artigos 33º, 190º e 214º, n.º 2, do mesmo código, por entretanto a marca “BRANDYMEL” das autoras, ter adquirido o estatuto de marca notória; – Declaração da ilicitude do uso da expressão “BRANDY MEL”, por parte da ré; – Condenação da ré a abster-se de usar a marca “BRANDY MEL” na vida comercial ou qualquer outro sinal idêntico ou confundível com a marca das autoras; – Condenação da ré a pagar às autoras uma indemnização pelos danos patrimoniais já causados, cujo montante deve ser arbitrado pelo tribunal, nos termos do artigo 566º , n.º 3, do Código Civil ; – Condenação da ré a pagar às autoras uma indemnização a liquidar em execução de sentença pelos prejuízos que vierem a ser apurados e pelas despesas com os serviços a que tem recorrido para fazer valer os seus direitos e legítimos interesses, de harmonia com os artigos 564º , n.º 2, do Código Civil e 45º, n.º 2, do ADPIC. Fundamentando a sua pretensão, alegam, em síntese, as autoras que têm por objecto social, respectivamente, a indústria de bebidas espirituosas e de refrigerantes e produzem e comercializam bebidas alcoólicas, designadamente os licores da marca “BRANDEMEL”, a que corresponde o registo 176.121, estando registada desde 1952 e desde o seu registo que foi usada no mercado sob a expressão “BRANDYMEL” desde aquele ano, no Algarve, nos anos 60 em todo o país e nos anos 70 começou a ser exportada para diversos países. Acrescentam que o licor “BRANDYMEL” é colocado nos três primeiros lugares de venda a nível nacional e tem sido utilizado em vários concursos de cocktails tanto a nível nacional como internacional e é a marca mais representativa do Algarve a nível de bebidas. Referem que sempre investiram na promoção da marca, assumindo hoje a mesma o estatuto de marca notória, sendo certo que o conjunto gráfico – figurativo que constitui a marca foi sempre usado ao longo dos anos e sempre permaneceu na titularidade de K..., pessoa que inicialmente requereu o registo da marca e o crescimento do negócio deu origem a que o mesmo constituísse com os seus filhos, em 1979, a sociedade SOCRISTINAS que explorou tal marca. Segundo alegam, também, após a morte de K..., porque o negócio não parou de se expandir, foram constituídas duas novas sociedades comerciais (as autoras) que dividem entre si a produção e comercialização do licor “BRANDYMEL”, sendo que a situação registal da marca difere da sua situação real, concretamente no seu uso regular, intenso e notório. Esclarecem, ainda, que a última renovação da marca 176.121 ocorreu em 1992 mas até agora não foi publicada a caducidade do registo e, apesar de as autoras não terem cumprido os requisitos legais de manutenção do registo, averbando a transmissão do registo e renovando-o, empenharam-se na produção e comercialização da marca. Por outro lado, acrescentam, a autora CRISTINALDA procurou regularizar a situação, ao requerer o pedido de registo da marca nacional n.º 354.500 “BRANDEMEL”, em 21/03/2001, mas tomaram conhecimento que foi registada a marca 338.598 “BRANDY MEL”, através de pedido de registo apresentado em 21/07/1999 por Y... e concedido por despacho do INIP de 9/03/2001 e, presentemente, encontra-se na titularidade da ré por transmissão, sendo que esta não desconhecia que, ao adquirir aquela marca, atentava gravemente contra os direitos e legítimos interesses das autoras, aproveitando-se de uma situação registal diferente da situação real de uso regular e intenso da marca “BRANDYMEL” pelas autoras e que nunca perderam interesse na marca. Referem finalmente as autoras que as marcas referidas em nada diferem e são utilizadas pela ré rótulos e garrafas idênticas às que utilizam, o que denota deslealdade na concorrência e induz o público consumidor em erro ou confusão, tendo a ré obtido o registo da marca com má fé. A ré contestou, impugnando os supra mencionados factos alegados pela autora e deduziu pedido reconvencional. Começou a ré por sustentar que as autoras não têm, nem nunca tiveram nenhum direito sobre a marca “BRANDEMEL”, dado que o titular da marca, desde o registo até á declaração de caducidade do mesmo, foi K..., pessoa que nunca foi sócio das autoras, pelo que o comportamento destas é ilícito Acresce que é falso que usem tal marca há «praticamente 50 anos», pois trata-se de sociedades comerciais constituídas por escritura pública em 1983. Alegou também que o registo da marca “BRANDY MEL por Y... não sofreu qualquer reclamação e foi posteriormente transmitido para a ré, em 3/05/2002, de boa fé, acrescentando ser falso que tenha causado prejuízos às autoras. Em reconvenção, a ré/reconvinte pede que as reconvindas sejam condenadas: - A absterem-se definitivamente de usar os sinais distintivos “BRANDEMEL” ou “BRANDYMEL”, designadamente como marcas de bebidas e nos rótulos de garrafas das mesmas, ou em qualquer outro suporte; - A absterem-se de fazer publicidade com aqueles sinais distintivos, nos meios de comunicação social ou por qualquer outro meio de promoção; - A pagarem à reconvinte, solidariamente, a sanção pecuniária de 100 euros por cada dia, posterior ao trânsito em julgado da decisão, que demorar a absterem-se de usar os sinais distintivos “BRANDYMEL” ou “BRANDEMEL”; - A pagarem à reconvinte, solidariamente, uma indemnização pelos danos patrimoniais advenientes da diluição da eficácia distintiva da marca “BRANDY MEL” e da consequente desvalorização do seu valor económico, no valor de 275 euros por dia, a contar desde 9/03/2000 e até efectivo e integral pagamento, acrescida de juros à taxa legal de 12% desde a citação da reconvenção, até efectivo e integral pagamento; - A condenação das autoras como litigantes de má fé e no pagamento de uma indemnização à ré no valor das despesas com a defesa de 5.000 euros. A reconvinte alegou que o uso de sinal não registado “BRANDYMEL” pelas autoras/reconvindas é susceptível de induzir os consumidores em erro ou confusão com a marca “BRANDY MEL”, sendo certo que não foram autorizadas nem a reconvinte tolera essa utilização. Mais alegou que o uso da marca pelas autoras lhe causa uma desvalorização económica diária de 275 euros, calculada por referência ao preço que a reconvinte teria fixado para uma licença de exploração da sua marca. As autoras/reconvindas replicaram, vindo, seguidamente, a deduzir incidente de habilitação, a fim de se considerar a adquirente ou cessionária “BENILUSA ...”, habilitada, para com ela seguir a acção, pedindo a condenação da ré como litigante de má fé e no pagamento de despesas às autoras em montante não inferior a 5.000 euros. A ré respondeu ao incidente de habilitação, tendo o mesmo sido julgado procedente, pelo que foi considerada habilitada a “BENILUSA”. Foi proferido despacho saneador, tendo sido admitida a reconvenção e julgada improcedente a excepção de incompetência em razão da matéria deduzida pela ré. Procedeu-se a julgamento, tendo o tribunal dado resposta à matéria de facto e, depois das autoras e da habilitada haverem alegado de direito, foi proferida a sentença, julgando totalmente improcedente por não provada a acção e parcialmente procedente por provada a reconvenção e, em consequência, decidiu-se: - Absolver a ré J..., L. da e a habilitada BENILUSA... dos pedidos formulados pelas autoras; - Condenar as reconvindas CRISTINALDA ..., L. da , e SOREAL..., L. da , a absterem-se de usar os sinais distintivos “BRANDEMEL” ou “BRANDYMEL”, designadamente, como marcas de bebidas e nos rótulos de garrafas das mesmas, ou em qualquer outro suporte e a absterem-se de fazer publicidade com aqueles sinais distintivos, nos meios de comunicação social ou por qualquer outro meio de promoção; - Condenar as reconvindas a pagarem, solidariamente, à reconvinte a sanção pecuniária de 100 euros por cada dia, posterior ao trânsito em julgado da decisão, que demorar a absterem-se de usar os sinais distintivos “BRANDYMEL” ou “BRANDEMEL”; – Absolver no demais as reconvindas dos pedidos formulados pela reconvinte. e – Fixar as custas da acção pelas autoras e da reconvenção pela reconvinte e pelas reconvindas na proporção do decaimento, respectivamente, de 1/3 e 2/3. Inconformadas, apelaram as autoras. Também a ré/reconvinte impugnou a sentença, na parte em que não julgou procedente o pedido feito na alínea d) da reconvenção. Formularam as seguintes conclusões. AUTORAS: 1ª - A presente acção visa obter a anulação do registo da marca nacional nº 338.598 “BRANDY MEL”, com fundamento no facto de ter sido obtido de má fé, de consubstanciar um acto de concorrência desleal e de ser confundível com a marca BRANDEMEL/BRANDYMEL notoriamente conhecida em Portugal para bebidas espirituosas. 2ª - Estão provados nos presentes autos os seguintes factos relevantes: A ré J... é uma sociedade concorrente das autoras e que se dedica mesmo ramo de actividade (Facto 11); O licor da marca BRANDEMEL/BRANDYMEL está presente no mercado há 50 anos (Factos 18 e 19); A marca BRANDEMEL/BRANDYMEL possui notoriedade e uma posição de destaque em Portugal neste tipo de bebidas (Factos 18 a 30); O sinal gráfico/figurativo que distingue a marca nacional nº 176.121 “BRANDEMEL” foi sempre usado nos rótulos e garrafas em que o produto é comercializado ao longo dos anos (Factos 31 e 32); A ré J... utiliza nos seus produtos uma garrafa e um rótulo idênticos aos usados pelas autoras na comercialização do licor “BRANDYMEL” (compreende os favos de mel, as abelhas, as cerejas e o mesmo tipo de letra) (Facto 35); A sociedade J..., ao adquirir a marca “BRANDY MEL”, estava ciente de que o licor da marca BRANDEMEL é comercializado desde 1952 e que é desde essa altura usado no mercado sob a expressão BRANDYMEL (Facto 36). 3ª - A utilização pela ré de uma garrafa e um rótulo idênticos aos dos produtos “BRANDEMEL/BRANDYMEL” das autoras não é obviamente uma pura coincidência e tem como finalidade beneficiar do carácter distintivo e da boa imagem desse produto junto dos consumidores. Sendo o sinal que compõe a marca nacional nº 338.598 “BRANDY MEL” nominativo, a ré poderia naturalmente tê-lo usado em combinação com qualquer tipo de figura ou estilo de letra. 4ª - Não é correcta a conclusão do Tribunal “a quo” de que não ficou provado que a sociedade J... sabia que, ao adquirir a marca BRANDY MEL se aproveitava de um sinal distintivo pertencente às autoras e que o tenha feito com o intuito de causar prejuízos às autoras e de alcançar, em seu proveito, um benefício que sabia não ter direito. 5ª - Na verdade, perante os factos conhecidos e dados como provados, deveria naturalmente o julgador ter presumido ( artigo 349º do CC ) que a sociedade J.... obteve o registo da marca BRANDY MEL com o intuito de se aproveitar de um sinal distintivo pertencente às autoras com o intuito de, pelo menos, beneficiar da notoriedade que o licor “BRANDEMEL/BRANDYMEL” goza junto dos consumidores. 6ª - Em face disso, deve concluir-se que a ré J... e, consequentemente, a habilitada BENILUSA, obteve de má fé o registo da marca nacional nº 338.598 “BRANDY MEL”. 7ª - Considerando os factos provados acima indicados é por demais evidente que a obtenção do registo da marca nacional nº 338.598 “BRANDY MEL” consubstancia um acto contrário às normas e usos honestos do comércio, susceptível de criar confusão com os produtos dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue (artigo 260º alínea a) do CPI de 1995). 8ª - A conduta da sociedade J... L. da traduzida no lançamento no mercado de um produto igual com uma garrafa e um rótulo praticamente iguais aos usados no produto das autoras dá necessariamente azo a confusão e erro quanto à origem empresarial dos produtos em causa. 9ª - Se a ré J... L. da não quisesse criar uma associação e confusão do seu produto com o produto “BRANDEMEL/BRANDYMEL” das autoras teria certamente escolhido um rótulo e/ou um formato de garrafa diferente. 10ª - A aplicação do estatuto de marca notória depende da verificação das condições previstas no artigo 190º do CPI 1995, a saber: existência de reprodução, imitação ou tradução de outra marca notoriamente conhecida em Portugal; as marcas serem aplicadas a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes; possibilidade de confusão com a marca anterior. 11ª - Resulta dos factos assentes em primeira instância (designadamente, os Factos 18 a 30), e é aliás reconhecido na sentença recorrida, que a marca BRANDEMEL/BRANDYMEL das autoras é notoriamente conhecida em Portugal para os produtos em causa (bebidas espirituosas). 12ª - Considerando que a marca nacional nº 338.598 “BRANDY MEL”, ora impugnada, constitui uma evidente reprodução e imitação da marca BRANDYMEL (uma vez que se limita a separar as palavras BRANDY e MEL e se destina a assinalar produtos iguais (bebidas alcoólicas) é indubitável a existência de confusão entre essas marcas. 13ª - A autora SOCRISTINAS requereu no dia 21/03/2001 o registo da marca nacional nº 354.500 “BRANDEMEL”, que fundamenta o pedido de anulação da marca nacional nº 338.598 BRANDY MEL (artigo 214º, nº 2 do CPI de 1995). 14ª - E não se diga, como erradamente faz a sentença recorrida, que as características de notoriedade de nada valem se não tiver sido apresentada a declaração de intenção de uso da marca (artigo 195º do CPI) e se a caducidade do registo já tiver sido declarada. 15ª - Não se percebe que ligação pode existir entre a aplicação do regime da marca notória e a apresentação ou não de uma declaração de intenção de uso (artigo 195º do CPI), na medida em que artigos 190º e 214º, nº 2 do CPI não exigem que a marca notória que fundamenta a recusa/anulação tenha de estar registada e ou que tenha de ter sido apresentada a respectiva DIU. 16ª - A declaração de intenção de uso consiste numa mera formalidade que teria de ser cumprida junto do INPI (de 5 em 5 anos, a contar da data do registo, salvo quando houver renovação) pelo titular de um registo de marca, para que essa marca se presuma usada e possa ser oponível a terceiros. 17ª - Como resulta da factualidade assente (Facto 8), no dia 29/07/1987, o Sr. K... (titular do registo da marca nacional nº 176.121 “BRANDEMEL”) declarou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que continua interessado no uso da marca BRANDEMEL, pelo que desejava manter válido o respectivo registo – cumprindo portanto a formalidade legal da apresentação declaração de intenção de uso. 18ª - Neste propósito, existe uma absoluta contradição entre a parte dispositiva da sentença recorrida e a factualidade dada como assente. 19ª - O que se aconteceu foi que o Sr. K... não procedeu ao pagamento das taxas de renovação do registo da marca nacional nº 176.121 “BRANDEMEL” em 1992, tendo essa circunstância originado a caducidade do respectivo registo. 20ª - Ao contrário do referido na sentença recorrida, a caducidade do registo da marca nacional nº 176.121 “BRANDEMEL” não impede a aplicação do estatuto de marca notória (artigo 190º do CPI de 1995) à marca BRANDEMEL/BRANDYMEL explorada economicamente pelas autoras ao longo de vários anos. Termos em que deve o presente recurso de apelação ser julgado procedente e, em consequência, ser revogada a douta sentença apelada e, no final, a presente acção ser julgada procedente por provada, anulando-se o registo da marca nacional nº 338.598 “BRANDY MEL” por ter sido obtido de má fé, por consubstanciar um acto de concorrência desleal e por ser confundível com a marca BRANDEMEL/BRANDYMEL notoriamente conhecida em Portugal para bebidas espirituosas, e condenando-se a ré a abster-se de usar a marca “BRANDY MEL” na vida comercial, ou qualquer outro sinal idêntico ou confundível com a marca das autoras. RÉ/RECONVINTE: 1ª – As autoras persistem em litigar de má fé e, mesmo, contra legem, invocando direitos sobre o registo da marca nacional n.º 176.121 “BRANDYMEL”, que bem sabem não ser nem nunca ter sido seu, posto que foi dado como provado que esse registo sempre pertenceu a um terceiro e foi declarado extinto por caducidade em Agosto de 1982. 2ª – Essa decisão, repete-se, que recaiu sobre um direito de terceiro, não foi impugnada judicialmente, mediante a apresentação de um recurso judicial por quem tinha legitimidade para o fazer – o titular do registo -, não se entendendo qual a “legitimidade” das recorrentes para opinarem, em sede de acção judicial, a validade de um acto administrativo que em nada as afecta e está perfeitamente consolidado na ordem jurídica. 3ª – Foi dado como provado que a declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 176.121 foi publicada no Boletim da Propriedade Industrial n.º 10-1982 (emitido em 16/11/1983), assim como também foi dado como provado que as sociedades recorrentes foram constituídas por escritura pública em 29/11/1983. 4ª – Ou seja, as recorrentes foram constituídas depois de declarada a caducidade do registo de marca a que ilegitimamente se arrogam. 5ª – Não ficou demonstrado que a marca que as recorrentes ilicitamente usam seja notoriamente conhecida em Portugal. 6ª – E, mesmo que o fosse, (no que se não se concede), é pacífico que os direitos de marca adquirem-se pelo registo – o registo é constitutivo desses direitos – e não pelo uso – seja ele notório ou clandestino. 7ª – Acresce que existe a possibilidade legal de o registo da marca ser declarado caduco, seja a marca muito ou pouco notória, pois o legislador não faz essa distinção. 8ª – No quadro factual e legal em consideração, o fabrico e comercialização pelas autoras de um licor com um sinal distinto idêntico à marca registada n.º 338.598 consubstancia, pois, uma manifesta violação dos direitos das recorridas. 9ª – E não o contrário, como as autoras alegam, invocando direitos de marca de um terceiro, extintos, e repete-se, os quais nunca lhes pertenceram. 10ª – A matéria de facto provada é bem reveladora de que as autoras são sociedades que usam uma marca alheia (das recorrentes), sem o seu consentimento e contra a sua vontade, e têm o descaramento de tentar justificar esse uso de marca abusivo com os direitos de marca de um terceiro (o qual não foi sócio de qualquer das recorrentes), extintos antes da constituição das recorrentes. 11ª – Ademais, não obstante as autoras terem alegado no artigo 153º da petição inicial ser a marca “BRANDYMEL” o «fundamento para a anulação do registo da marca impugnada n.º 338.595 “BRANDY MEL”, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 190º e 214º, n.º 2 do CPI», verifica-se que elas não requereram o registo da marca “BRANDYMEL”, isto é, não cumpriram o requisito do n.º 2 do artigo 214º do CPI/1995 (actual artigo 266º, n.º 2 CPI/2008). 12ª – Resulta, assim, que, mesmo na hipótese – que se não verifica – da marca “BRANDYMEL» ser considerada relevante para efeitos do artigo 190º, n.º 1 do CPI/1995, as autoras nem sequer teriam legitimidade para propor a acção em apreço ao abrigo do artigo 214º, n.º 2 do CPI/1995 (artigo 266º, n.º 2 do CPI/2008), por nem sequer terem requerido o registo dessa marca. 13ª – Bem se andou na sentença recorrida, ao julgar-se a acção improcedente por não provada. 14ª – A reconvenção foi julgada parcialmente procedente por provada e deve ser mantida, nessa parte. 15ª – A conduta das reconvindas, de fabrico e venda de um licor com uma marca não registada que reproduz a marca registada do licor “BRANDY MEL”, consiste numa clara actividade ilícita de uso ilegal da marca reconvinte (artigo 264º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 do CPI/1995 e artigos 323º, alínea a) e 324º do CPI/2008. 16ª – No entanto, discorda-se da sentença recorrida e, como tal, aqui se impugna na parte em que não julgou improcedente o pedido feito na alínea d) da reconvenção. 17ª – Com efeito, os factos dados como provados evidenciam que as recorrentes estão a usar uma marca que é confundível com a marca de que a recorrida BENILUSA é actual titular. 18ª – Ficou ainda provado que este uso é abusivo, por ser feito sem a autorização e, mesmo, contra a vontade da titular da marca. 19ª – O uso de uma marca alheia, de forma repetida e continuada, por longo período temporal, objectivamente, e à luz das mais simples regras da experiência comum, consubstancia uma conduta causadora do dano da desvalorização progressiva da marca que a habilitada BENILUSA é legítima proprietária. 20ª – Mal se andou na sentença recorrida, ao não se ter reconhecido que a habilitada sofre o dano da diluição da sua marca, pelo esfumar da sua capacidade distintiva. 21ª – A sentença recorrida deve ser alterada, com fundamento em erro de julgamento, no sentido de também se julgar procedente por provado o pedido de condenação das recorrentes a pagarem à reconvinte, solidariamente, uma indemnização pelos danos patrimoniais advenientes da diluição da eficácia distintiva da marca “BRANDY MEL” e da consequente desvalorização do seu valor económico. 22ª – Essa indemnização deve ser no valor de 275 euros por dia, a contar desde 9/03/2000 e até efectivo e integral pagamento, acrescida de juros à taxa legal de 12% desde a citação da reconvenção, até efectivo e integral pagamento, nos termos previstos nos n. os 1, 5 e 7 do artigo 338º-L do CPI. Cumpre decidir: 2. Na 1ª instância, por acordo das partes, documentalmente e através das respostas aos “quesitos”, consideraram-se provados os seguintes factos: 1º - A autora CRISTINALDA é uma sociedade comercial por quotas que foi constituída por escritura pública em 29 de Novembro de 1983 e tem por objecto a indústria de bebidas espirituosas, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (...), sob o n.º (...) e cujos sócios são D..., E... e F... (alínea A); 2º - Esta sociedade (mencionada em 1º) produz um licor denominado “BRANDEMEL” (alínea B); 3º - A autora SOREAL é uma sociedade comercial por quotas que foi constituída por escritura pública em 29/11/1983 e tem por objecto a indústria de refrigerantes, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (...), sob o n.º (...) e cujos sócios são D..., E... e F... (alínea C); 4º - A sociedade mencionada em 3º comercializa o licor denominado “BRANDEMEL” (alínea D); 5º - A marca “BRANDEMEL”, a que correspondeu o n.º de registo 176.121, é constituída por esta expressão que, por sua vez, se insere na figura de um favo de mel, estando o conjunto envolvido por uma cercadura, conforme publicação da marca no BPI n.º 6-1951 de 10/05/1952 e foi registada em 14/08/1952 a favor de K... (alínea E); 6º - K... não procedeu ao pagamento das taxas de renovação do registo da marca “BRANDEMEL” em 1992, tendo a última renovação do mesmo ocorrido em 1982 (alínea F); 7º - Em Novembro de 1983, foi publicitada no BPI n.º 10 de 1982 a caducidade do registo da marca n.º 176.121 (alínea G); 8º - Em 29/07/1987, K... declarou ao Instituto da Propriedade Industrial que “continua interessado no uso da (…) marca [BRADYMEL], pelo que deseja manter válido o registo” (alínea H); 9º - Em 21/07/1999, Y... requereu o registo da marca nacional n.º 338.598, com a designação “BRANDY MEL”, o qual foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 9/03/2000 (alínea I); 10º - A titularidade desse registo foi transmitida para a sociedade J..., L. da em 3/05/2002 e para a ora ré BENILUSA ..., L. da em 22/07/2002 (alínea J); 11º - A sociedade J..., L. da é uma sociedade comercial que se dedica ao fabrico e engarrafamento de bebidas alcoólicas e comercialização e armazenamento de álcool etílico não vínico (alínea L); 12º - A sociedade comercial SOCRISTINAS ..., L. da foi constituída entre K..., D..., E... e F... em 26/03/1979, e tinha como objecto social a indústria de bebidas espirituosas e não espirituosas, sua comercialização e comércio de produtos alimentares, podendo ainda exercer qualquer outra actividade comercial ou industrial em que os sócios acordem em assembleia geral (alínea M); 13º - Em 28/09/1988, K... cedeu aos demais sócios a sua quota na sociedade mencionada em 12º (alínea N); 14º - Não foi averbada qualquer transmissão do registo da marca mencionada em 5º para nome das autoras nem estas procederam à renovação do mesmo registo (alínea O); 15º - Em 21/03/2001, a autora CRISTINALDA, L. da requereu o registo da marca nacional 354.500 “BRANDEMEL”, que foi provisoriamente recusado em 23/01/2002 devido ao registo da marca nacional n.º 338.598 “BRANDY MEL” (alínea P); 16º - As autoras usam a marca “BRANDYMEL” no mercado nacional e estrangeiro e fazem publicidade à mesma na imprensa (alínea Q); 17º - A ré não autorizou as autoras a usar a marca “BRANDY MEL” (alínea R); 18º - O licor da marca “BRANDEMEL” é comercializado desde 1952 (resposta ao quesito 1º); 19º - E é desde essa altura usado no mercado sob a expressão “BRANDYMEL” (resposta ao quesito 2º); 20º - Nos princípios dos anos 70, o licor “BRANDYMEL” começou a ser exportado para o Reino Unido, a Austrália, os EUA, a Holanda, o Canadá e a Alemanha (resposta ao quesito 3º); 21º - O licor “BRANDYMEL” tem sido utilizado em concursos de cocktails a nível nacional e, por diversas vezes, foi utilizado em concursos de cocktails internacionais, por concorrentes portugueses e estrangeiros, gozando de apreço junto do público consumidor (resposta aos quesitos 6º a 8º); 22º - É a marca mais representativa do Algarve a nível de bebidas (resposta ao quesito 9º); 23º - E é regularmente convidada por entidades oficiais para estar presente em certames de carácter económico (resposta ao quesito 10º); 24º - Por diversas vezes, a Câmara Municipal de Portimão tem comprado garrafas de licor “BRANDYMEL” que oferece nos seus actos oficiais como símbolo da cidade (resposta ao quesito 11º); 25º - As autoras investiram em vários sectores e formas publicitárias ao licor “BRANDYMEL”, inclusive na rádio e televisão (resposta ao quesito 12º); 26º - E como forma de publicidade, ofereceram patrocínios e brindes publicitários (resposta ao quesito 13º); 27º - No que despenderam, no ano de 1986, um montante total de 4.000.263$00 (resposta ao quesito 14º); 28º - E em 1989, um montante total de 20.337.334$00 (resposta ao quesito 15º); 29º - No ano de 1997, um montante total de 6.862.893$00 (resposta ao quesito 16º); 30º - E no ano de 2000, um total de 6.525.820$00 (resposta ao quesito 27º); 31º - O conjunto gráfico - figurativo que constitui a marca mencionada em 5º, foi sempre usado ao longo dos anos (resposta ao quesito 18º); 32º - E foi sempre usado nos rótulos apostos nas garrafas em que o produto é comercializado (resposta ao quesito 19º); 33º - A sociedade SOCRISTINAS, L. da sempre explorou a marca “BRANDYMEL”, produzindo e comercializando o licor (resposta ao quesito 20º); 34º - A expansão do negócio levou os sócios da sociedade mencionada em 12º a constituir as duas sociedades comerciais ora autoras (resposta ao quesito 21º); 35º - A ré utiliza nas garrafas com que comercializa os seus produtos um rótulo idêntico ao usado pelas autoras na comercialização do licor “BRANDYMEL”, sendo o formato da garrafa e respectiva cor idênticos ás utilizadas pelas autoras (resposta aos quesitos 22º e 23º); 36º - J..., L. da , ao adquirir a marca “BRANDY MEL” estava ciente dos factos constantes em 18º e 19º (resposta aos quesitos 24º a 26º). 3. Sendo o objecto do recurso delimitado pelas conclusões das recorrentes, salvo se outras forem de conhecimento oficioso, as questões que importa dirimir são as seguintes: - Se deve ser anulado o registo da marca nacional n.º 338.598 “BRANDY MEL”, por, alegadamente, (i) ter sido adquirido de má-fé; (ii) consubstanciar um acto de concorrência desleal e (iii) ser confundível com a marca BRANDEMEL/BRANDYMEL notoriamente conhecida em Portugal para bebidas espirituosas. - Se deve ser declarada a ilicitude do uso da expressão “BRANDY MEL”, por parte da ré e a mesma condenada a abster-se de usar a marca BRANDY MEL na vida comercial ou qualquer outro sinal idêntico ou confundível com a marca das autoras; - Se as autoras devem ser condenadas a pagarem à reconvinte, solidariamente, uma indemnização pelos danos patrimoniais advenientes da diluição da eficácia distintiva da marca BRANDY MEL e da consequente desvalorização do seu valor económico, no valor de 275 euros por dia, a contar desde 9 de Março de 2000 e até efectivo e integral pagamento, acrescida de juros à taxa legal de 12%, desde a citação da reconvenção até efectivo e integral pagamento. 4. As apelantes/autoras propuseram esta acção contra J... L. da e, sob habilitação, contra a BENILUSA, começando por pedir a anulação do registo da marca nacional n.º 338.598 “BRANDY MEL”, por, em seu entender, (i) ter sido obtido de má fé, (ii) consubstanciar um acto de concorrência desleal ou, subsidiariamente, (iii) por confundibilidade com a marca notória “BRANDEMEL/BRANDYMEL” das apelantes. Pediram também que a ré J... (BENILUSA) fosse condenada a abster-se de usar a marca “BRANDY MEL” na vida comercial, ou qualquer outro sinal idêntico ou confundível com a marca “BRANDEMEL” das apelantes. Os pedidos das autoras fundamentavam-se no facto de a ré ter obtido o registo de uma marca (BRANDY MEL) praticamente igual ao sinal distintivo pertencente e explorado economicamente pelas autoras (BRANDEMEL/BRANDYMEL), de que tinha perfeito conhecimento e no facto de a ré comercializar um licor assinalado por essa marca com um rótulo e uma garrafa iguais ao produto original das autoras. Em sede de reconvenção, a ré José Viegas (BENILUSA) pediu ao tribunal a condenação das autoras/reconvindas a absterem-se de usar os sinais distintivos “BRANDEMEL” ou “BRANDYMEL”, designadamente como marca de bebidas, a pagarem, além do mais, á ré/reconvinte, solidariamente, uma indemnização pelos danos patrimoniais advenientes da diluição da marca BRANDY MEL e da sua desvalorização. Perante os pedidos formulados, as autoras discordam da sentença na parte em que absolveu a ré dos pedidos e na parte em que as condenou a pagarem à ré/reconvinte\ as indemnizações peticionadas. Por sua vez, a ré discorda, apenas, da sentença na parte em que absolveu as autoras da indemnização quanto aos danos patrimoniais advenientes da diluição e desvalorização da marca BRANDY MEL. Tomando em devida conta que a lei em vigor à data da interposição da acção era o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 16/95 , de 24 de Janeiro, importa então decidir as questões suscitadas: 3.1. Anulação do registo da marca nacional n.º 338.598 “BRANDY MEL”, por, alegadamente, ter sido obtido de má fé e se traduzir num acto de concorrência desleal, ao abrigo do disposto nos artigos 33º, n.º 1, alíneas a) e b), 214º, n.º 6 e 260º, todos do CPI: Vejamos: A marca constitui o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio. Visa a marca distinguir os produtos e serviços de um dado comerciante em face dos demais. Diz o artigo 167º, n.º 1: “Aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional gozará da propriedade e do exclusivo dela desde que satisfação as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo”. Em face desta disposição, marca pode ser definida, em termos muito gerais, como o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor. Tendo a marca a função de identificar a proveniência de um produto ou serviço, é através dela que o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece. Diz o artigo 165º, n.º 1: “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou a respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. Decorre deste artigo que, na composição da marca, vigora o princípio da liberdade, pois quem pretende obter o registo de determinado sinal como marca pode compor esse sinal como muito bem lhe aprouver e considerar que melhor possa atrair clientela, recorrendo a expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, ou a desenhos ou à combinação desses elementos. Este princípio encontra, porém, limites de duas ordens. Por um lado, os chamados limites intrínsecos, que dizem respeito aos próprios sinais em si mesmo considerados e à susceptibilidade que tenham de constituir uma marca. Por outro lado, os chamados limites extrínsecos, que dizem respeito aos sinais confrontados com situações anteriores, como é caso de existência de marcas anteriormente registadas para produtos ou serviços idênticos ou afins. A lei estabelece, portanto, limites à liberdade na composição da marca que têm em vista, não já o sinal em si mesmo considerado, mas a existência de direitos anteriores. Assim, de acordo com a alínea m) do n.º 1 do artigo 189º, a marca não pode reproduzir ou imitar no todo ou em parte uma marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor. Em sintonia com esta disposição, o artigo 193º, n.º 1, estabelece que “a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente: – A marca registada tiver prioridade; – Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; – Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda o risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto”. Acrescenta o n.º 2 do mesmo artigo 193º: “Constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada ou somente o aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que os não interpretem os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação ou prestígio internacional”. A primeira conclusão a retirar destes preceitos é a de que a marca tem de ser nova. A novidade não implica que a marca deva ser inédita. A novidade da marca significa que esta não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, isto é, que o sinal não esteja a ser empregue como marca na mesma actividade. São dois, portanto, os requisitos que excluem a novidade da marca, um dos quais se reporta aos sinais em confronto e o outro aos produtos ou serviços a que os sinais se destinam. No que toca ao primeiro dos indicados requisitos, exige a lei que os sinais em confronto sejam idênticos ou por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão o consumidor. No que toca ao segundo requisito, é ainda necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços semelhantes: é o chamado princípio da especialidade das marcas. In casu, em 21/07/1999, Y... requereu o registo da marca nacional n.º 33.598, com a designação “BRANDY MEL”, o qual foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 9/03/2000. A titularidade desse registo foi transmitida para a sociedade J..., L. da , em 3/05/2002 e para a ora ré “BENILUSA”, em 22/07/2002. A sociedade J... é uma sociedade comercial que se dedica ao fabrico e engarrafamento de bebidas alcoólicas e comercialização e armazenamento de álcool etílico não vínico. Em 14/08/1952 foi registada a favor de K... a marca “BRANDEMEL”, a que correspondeu o n.º de registo176.121 e é constituída por esta expressão que, por sua vez, se insere na figura de um favo de mel, estando o conjunto envolvido por uma cercadura, conforme publicação da marca no BPI n.º 6-1951 de 10/05/1952. A autora CRISTINALDA tem por objecto a indústria de bebidas espirituosas e a SOREAL a indústria de refrigerantes. A primeira produz um licor denominado “BRANDEMEL” que a segunda comercializa. O licor da marca “BRANDEMEL” é comercializado desde 1952 e, desde essa altura, usado no mercado sob a expressão “BRANDYMEL”. O conjunto gráfico - figurativo que constitui a marca registada a favor do referido K... foi sempre usado ao longo dos anos e foi sempre usado nos rótulos apostos nas garrafas em que o produto é comercializado, nomeadamente, pelas autoras, depois que foram constituídas. A ré utiliza nas garrafas com que comercializa os seus produtos um rótulo idêntico ao usado pelas autoras na comercialização do licor “BRANDYMEL”, sendo o formato da garrafa e respectiva cor idênticos às utilizadas pelas autoras. Confrontando a marca da ré e as marcas utilizadas pelas autoras, não restam dúvidas que os sinais em confronto são idênticos ou, pelo menos, por tal forma semelhantes que podem induzir em erro ou confusão o consumidor. É também certo que os sinais distintivos em causa se reportam aos mesmos produtos ou serviços, ou, pelo menos, a produtos ou serviços semelhantes. Mas não bastam estes requisitos para que as marcas usadas pelas autoras se possam considerar reproduzidas ou imitadas. É que, em sintonia com o disposto no artigo 193º, n.º 1, só poderá haver imitação ou reprodução se, para além dos dois apontados requisitos, as marcas em confronto sejam ambas registadas , e a marca das autoras tiver prioridade registal, isto porque a propriedade de uma marca adquire-se através do registo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A marca que seja reprodução ou imitação de marca anteriormente registada constitui a proibição mais importante sob o ponto de vista prático. Essa importância advém do facto de ser o fundamento de recusa do registo de marca mais invocado e de, em sistemas, como o nosso, de amplo exame prévio, ser o fundamento que, pela sua própria natureza, mais facilmente pode escapar à densa malha de controlo, podendo, por isso, servir de fundamento de anulação do registo. Pretendendo as autoras a anulação do registo da marca da ré, importará então indagar se as autoras têm a propriedade das marcas que utilizam, ou seja, se tais marcas se encontram registadas a seu favor e, em caso afirmativo, se gozam de prioridade, verificados que se encontram os demais requisitos. Como se referiu, a propriedade de uma marca adquire-se através do registo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Efectivamente, uma pessoa, para gozar da propriedade e do exclusivo de uma marca, deve satisfazer as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo, como determina o artigo 168º, n.º 1. E acrescenta o artigo 6º, n.º 1 que “a prova dos direitos de propriedade industrial referidos no presente diploma faz-se por meio de títulos de patente, modelo, desenho e de registo correspondente às diversas categorias nele reguladas”. Encontramos, assim, em relação à marca como em relação aos outros direitos privativos da propriedade industrial, um sistema de registo constitutivo; o direito apenas existe se e na medida em que esteja registado a favor do respectivo titular . Por conseguinte, não haverá nenhum direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado : o bem imaterial que é objecto desse direito apenas se reconduz em termos directos e imediatos ao seu titular desde que tal conste do registo . Neste sentido, corrobora o artigo 207º: “ O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca”. Assim, em termos do direito positivo português, a utilização de um sinal distintivo, sem que o mesmo tenha sido registado, não confere direito algum sobre esse sinal distintivo . Já vimos que as autoras não registaram as marcas que utilizam. Mas, “porque os direitos emergentes de patentes, modelos de utilidade, registos de modelos e desenhos industriais, registos de marca podem ser transmitidos a título gratuito ou oneroso, total ou parcialmente, por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior, para serem utilizados em toda a parte ou em determinados locais” (artigo 29º, n.º 1), interessa averiguar se a marca registada a favor do K... se transmitiu às autoras. Nos termos do artigo 29º, n.º 3, a transmissão por actos inter vivos deve ser provada por documento escrito, estando essa transmissão sujeita a registo, sob pena de não produzir efeitos em relação a terceiros, como determina o artigo 31º, n.º 1. Reportando-nos, então, ao caso sub judice, constata-se que o licor da marca “BRANDEMEL” é comercializado desde 1952 e é, desde essa altura, usado no mercado sob a expressão “BRANDYMEL”. A marca “BRANDEMEL”, foi registada, em 14/08/1952, a favor de K..., correspondendo-lhe o n.º de registo 176.121. Em 26/03/1979, foi constituída a sociedade comercial SOCRISTINAS ..., L. da entre K...., D..., E... e F..., e tinha como objecto social a indústria de bebidas espirituosas e não espirituosas, sua comercialização e comércio de produtos alimentares, podendo ainda exercer qualquer outra actividade comercial ou industrial em que os sócios acordem em assembleia geral. A sociedade SOCRISTINAS, L. da sempre explorou a marca “BRANDYMEL/BRANDEMEL”, produzindo e comercializando o licor. A expansão do negócio levou os sócios da “SOCRISTINAS” a constituir as duas sociedades comerciais ora autoras, ou seja, a CRISTINALDA e a SOREAL, as quais foram constituídas por escritura pública em 29 de Novembro de 1983. Em 29/07/1987, K... declarou ao Instituto da Propriedade Industrial que continuava interessado no uso da (…) marca [BRADYMEL], pelo que desejava manter válido o registo. Em 28/09/1988, K... cedeu aos demais sócios da “SOCRISTINAS” a quota que detinha nessa sociedade. A última renovação do registo 176.121 BRANDEMEL ocorreu em 1982, já que o K... não procedeu ao pagamento das taxas de renovação desse registo, em 1992, pelo que, em Novembro de 1983, foi publicitada no BPI n.º 10 de 1982 a caducidade do registo da aludida marca n.º 176.121 “BRANDEMEL”. Como se verifica, a marca “BRANDEMEL” registada a favor de K... não foi transmitida a favor das autoras, nem estas procederam à renovação da mesma. Aliás, não foi transmitida a favor das autoras nem podia sê-lo, pois que a última renovação do registo dessa marca ocorreu em 1982, tendo a caducidade do registo da aludida marca sido publicitada em 1983, exactamente no mesmo mês em que foram constituídas as sociedades autoras. Assim, atendendo ao disposto no artigo 36, a marca registada a favor do K... extinguiu-se por caducidade em 1982, por falta de pagamento de taxas, pelo que jamais poderia ser transmitida às autoras, constituídas apenas em Novembro de 1983. O Código da Propriedade Industrial prevê que os direitos de propriedade industrial se extingam ainda nos casos de nulidade (artigo 32º) e de anulação (artigo 33º). O CPI consagra, efectivamente, um regime jurídico assente, de modo intencional, na distinção entre causas de nulidade e causas de “anulabilidade”. As autoras pediram a anulação da marca da ré, ou seja, a decisão que declara a anulabilidade dessa marca por o registo ter alegadamente sido obtido de má fé. A má – fé reveste aqui um sentido de má – fé subjectiva. Uma marca considera-se registada de má fé se o seu titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro. Ora, como vimos, as autoras não são, nem eram à data do registo da marca da ré, titulares do registo da marca BRANDEMEL, a qual se encontrava registada em nome de K.... Tanto assim que, em 21/03/2001, a autora CRISTINALDA requereu o registo de uma nova marca, a marca nacional 354.500 “BRANDEMEL”, mas foi provisoriamente recusado em 23/01/2002 devido ao registo da marca nacional n.º 338.598 “BRANDY MEL”. E a autora conformou-se com esta decisão. Como tal, carecem as autoras de legitimidade para arguir a anulabilidade da marca da ré, atendendo ao disposto na 1ª parte do n.º 1 do artigo 287º do Código Civil . Ainda que, por mera hipótese, assim não fosse, dispondo as autoras de legitimidade para arguirem a anulabilidade do registo da marca da ré, nem assim lhes assistiria razão. O título legal é anulável quando o titular não tiver direito a ele e nomeadamente (corpo do n.º 1 do artigo 33º): 1 – Quando o direito lhe não pertencer (artigo 33º, n.º 1, alínea a). 2 – Quando tiver sido concedido com preterição dos direitos de terceiros, fundados em prioridade ou outro título legal (artigo 33º, n.º 1, alínea b). 3 – Se na concessão se houver infringido disposições que exigem autorização ou consentimento sem que tal tenha sido concedido (artigo 214º, n.º 1, alínea a). 4 – Se tiver sido concedido ao agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União sem autorização do mesmo titular (artigo 214º, n.º 1, alínea b). Começa por se dizer no corpo do artigo 33º que o título legal é anulável, quando o titular não tiver direito a ele. E quando é que o titular da marca não tem direito a ser titular dessa marca ? “Segundo o nosso entendimento, o titular da marca não tem esse direito: (i) quando não tenha legitimidade para registar qualquer marca; (ii) quando não tenha legitimidade em relação a determinados sinais; (iii) quando, não obstante a marca seja passível de protecção, ela já se encontre ocupada ou em vias de ser ocupada por outro titular . In casu, a ré não carecia de falta de legitimidade para registar a marca (cfr. artigo 33º, n.º 1, alínea a), 168º e 214º, n.º 1 (corpo do artigo). A marca da ré não é reprodução ou imitação da marca usada pelas autoras, exactamente, porque essa marca se não encontrava registada a seu favor nem foi averbada qualquer transmissão do registo da marca “BRANDEMEL” para nome das autoras nem estas procederam à sua renovação (artigo 33º, n.º 1, alínea b), 189º, n.º 1, alínea m) e 214º, n.º 1, alínea a) e, quando foi requerido o registo da marca da ré, há muito haver caducado a marca concedida a favor de K.... É verdade que, analisando os factos provados, a sociedade J..., ao adquirir a marca BRANDY MEL, estava ciente de que o licor da marca “BRANDEMEL” era comercializado desde 1952 e usado, desde essa altura, no mercado sob a expressão “BRANDYMEL”. Mas não se provou que a mesma sociedade sabia que, ao adquirir a referida marca, se aproveitava de um sinal distintivo pertencente às autoras e que o tenha feito com o intuito de causar prejuízos às autoras e de alcançar, em seu único e exclusivo proveito, um benefício que sabia não ter direito. Com efeito, o registo da marca “BRANDEMEL” sempre pertenceu a um terceiro (K...) e foi declarado extinto por caducidade em Agosto de 1982, tendo a declaração de caducidade do registo dessa marca sido publicada no Boletim da Propriedade Industrial n.º 10 – 1982, emitido em 16/11/1983. Por sua vez, as autoras foram constituídas por escritura pública em 29/11/1983, não tendo sido averbada qualquer transmissão do registo da aludida marca para nome das autoras nem estas procederam à renovação do mesmo registo, ou seja, foram constituídas, depois de declarada a caducidade do registo da marca a que se arrogam. A titularidade da marca BRANDEMEL manteve-se até caducar, na titularidade de K..., pelo que o registo dessa marca nunca se transmitiu para a sociedade “SOCRISTINAS” ou, posteriormente, para alguma das autoras. Assim, da subsunção destes factos ao direito não pode concluir-se que a ré J... tenha obtido de má fé o registo da marca BRANDY MEL, o mesmo se concluindo quanto à habilitada BENILUSA. Assim, perante os factos conhecidos e dados como provados, bem andou o Tribunal a quo, ao considerar que a Sociedade J... e, consequentemente, a habilitada “BENILUSA”, ao obter o registo da marca BRANDY MEL, não agiu com o intuito de se aproveitar de um sinal distintivo pertencente às autoras, que não pertencia por não registado, nem, consequentemente, que o tenha feito com o intuito de causar prejuízos às autoras e de alcançar, em seu único e exclusivo proveito, um benefício que sabia não ter direito. 3.2. Pretendem, seguidamente, as recorrentes a anulação do registo da marca da ré, com o fundamento de que esta faria concorrência desleal com os produtos comercializados pelas autoras, dada a confusão das marcas. O reconhecimento de que o requerente do registo de uma marca pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção pode ser fundamento de recusa do registo (artigo 25º, n.º 1, alínea d). “Trata-se, todavia, de uma proibição sui generis, na medida em que à sua inobservância não corresponde, ao contrário das demais, uma causa de invalidade de registo . Vale como meio preventivo, mas não como meio repressivo do registo. E compreende-se que assim seja, acrescenta este autor: “Considerar a concessão do registo público de uma marca um acto de concorrência desleal seria mais chocante do que considerar que o fundamento de concorrência desleal apenas colhe no momento anterior ao registo. Durante o procedimento administrativo, quer o INPI, quer qualquer interessado tem a possibilidade de questionar o pedido do registo invocando o fundamento obstativo da concorrência desleal. Mas se o argumento não proceder ou não tiver sido suscitado não faz sentido repô-lo ou invocá-lo após o registo. Depois do registo o titular da marca tem um direito privativo que goza da protecção própria do direito de marcas e pode ainda beneficiar das normas punitivas da concorrência desleal. Ora aceitar que, em relação à mesma pessoa, a concorrência desleal pudesse actuar, ao mesmo tempo, como fundamento de protecção e fundamento de desprotecção seria uma contradição normativa insustentável. Por essa razão, em nome da congruência dos institutos e da razoabilidade das soluções entendemos que, após o registo, se extingue, por confusão, a possibilidade de ser invocada autonomamente a concorrência desleal como causa de invalidade de uma marca”. Mas mais. Para haver confusão entre marcas seria necessário que a marca das autoras, enquanto concorrentes alegadamente lesadas, se encontrasse validamente registada e protegida no quadro do direito de marcas e que se verificassem os requisitos previstos no artigo 193º, o que, in casu, não acontece. Improcede, pois, esta pretensão das autoras. 3.3. Pergunta-se, finalmente, se deverá ser anulado o registo da marca nacional n.º 338.598 por a marca BRANDYMEL ter adquirido o estatuto de marca notória. A marca notoriamente conhecida é protegida no quadro do princípio da especialidade e é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço. A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial protecção – pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida – embora não careça de nele ser usada de modo efectivo. A marca notoriamente conhecida não carece de estar registada no país de origem ainda que este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca. A marca nesse país pode ser, por exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e como tal protegida sem necessidade de registo . A marca deve ser sempre registável em virtude de o nosso país, quer em sede de oposição ao registo, quer em sede de invalidade, sujeitar a protecção da marca notoriamente conhecida ao pedido do registo em Portugal de acordo, respectivamente, com os artigos 190º, n.º 2 e 214º, n.º 2. Porque, in casu, se pretende a invalidade da marca da ré, as autoras deveriam requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação (artigo 214º, 2). Ora, o registo da marca “BRANDEMEL”, a que correspondeu o n.º de registo 176.121, nunca se transmitiu para a sociedade “SOCRISTINAS” ou para alguma das autoras e, como se referiu, em Novembro de 1983 foi publicitada no BPI n.º 10 de 1982 a caducidade do registo daquela marca. Assim sendo, a titularidade da marca “BRANDEMEL” manteve-se até caducar, na titularidade de K.... Ora, decorre do artigo 195º uma presunção juris tantum, ou seja, presume-se o não uso da marca se o respectivo titular não fizer, de cinco em cinco anos a contar do registo, a apresentação no INPI da declaração de intenção de uso (n.º 1). É considerado uso sério da marca a exportação de produtos ou serviços, bem como o uso de modo que só em elementos que não alterem o carácter distintivo difira da marca na forma sob a qual foi registada. Com efeito, “pedida e concedida uma marca, ela passa a integrar aquele conjunto de direitos que constam e estão registados no INPI, o que significa a existência de uma plêiade extremamente importante de sinais distintivos que não podem, por conseguinte, ser usados, por terceiros. Acontece que, muitas vezes, esses sinais não são utilizados, o que determina a respectiva caducidade. Todavia é manifestamente impossível um levantamento contínuo e constante, por parte do Instituto, da situação de todas as marcas, de forma a conhecer as vicissitudes de cada uma delas no que respeita ao seu uso efectivo por parte dos proprietários. A declaração de intenção de uso visa obviar a esses inconvenientes ”. Se essa declaração não for feita, no prazo estabelecido no n.º 2 do artigo 195º, a marca, face ao disposto no n.º 3, torna-se inoponível a terceiros, podendo então ser declarada a caducidade do respectivo registo, (i) ou a requerimento de qualquer interessado, (ii) ou oficiosamente, quando se verifique o prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos. Se a caducidade do registo não tiver sido pedida nem declarada, este será considerado novamente em pleno vigor, desde que o titular faça prova plena do uso da marca (artigo 195º, n.º 4). É assim inquestionável que a presunção de não uso da marca, por não ter sido apresentada a declaração de intenção (do seu uso), só pode ser ilidida, se e enquanto não for pedida ou declarada a caducidade do respectivo registo. Assim, com o apertado regime do artigo 195º compele-se o titular do registo de marca a estar atento por forma a apresentar atempadamente a declaração de intenção de uso, ou, se falhar no cumprimento dessa obrigação – e antecipando-se sempre ao pedido ou à declaração de caducidade do registo – a apressar-se na comprovação do uso da marca a que este respeita, pedindo a sua renovação . Daí que a circunstância de uma marca ser notória (artigo 190º), ou até de grande prestígio (artigo 191º) não isenta o respectivo titular de apresentar a declaração de intenção de uso nos termos e com as consequências previstas no vários números do artigo 195º do Código da Propriedade Industrial, uma vez que o uso efectivo não é elemento necessariamente componente dessas espécies de marcas. Atenta a interpretação da referida norma, essas características (notoriedade e comprovado uso) de nada valem se, como é o caso, a caducidade do registo já tiver sido declarada. Por outro lado, esta declaração de caducidade equivale obviamente a falta de registo. Ora, o nº 2 do artigo 190 do CPI exige o pedido de registo da marca para que o respectivo titular possa intervir no processo de recusa previsto no nº 1 do mesmo artigo. Não se pode aceitar, ainda que se considere que é marca notória a marca em causa nos autos, que possa lograr revogar uma declaração de caducidade do registo da respectiva marca por meio de prova do uso dela num momento ulterior àquele em que a lei o permite. Ora, tendo ficado provado que o K... não se apressou na comprovação do uso da referida marca, pedindo a sua renovação, e resultando ainda provado que as autoras, em momento algum, foram titulares do registo da marca, concorda-se com a sentença recorrida, ao considerar, como considerou, não poder/dever ser anulado o registo da marca da ré, ainda que se possa considerar notória a marca “BRANDYMEL”. Julgadas improcedentes as questões acima apreciadas, fica prejudicado o conhecimento dos demais pedidos formulados pelas autoras. Resta finalmente apreciar o pedido de condenação das autoras/reconvindas no pagamento à reconvinte, solidariamente, de uma indemnização pelos danos patrimoniais alegadamente advenientes da diluição da eficácia distintiva da marca “BRANDY MEL” e da consequente desvalorização do seu valor económico, no valor de 275 euros por dia, a contar de 9 de Março de 2000 e até efectivo e integral pagamento, acrescida de juros à taxa legal de 12% desde a citação da reconvenção. É verdade que as autoras estão a usar uma marca que é confundível com a marca de que a reconvinte é titular. Também se provou que este uso é abusivo, por ser feito sem a autorização e, mesmo, contra a vontade da BENILUSA. O uso de uma marca alheia de forma repetida e continuada, por longo período temporal, consubstancia uma conduta susceptível de causar danos, nomeadamente, a desvalorização progressiva da marca de que a habilitada BENILUSA é legítima proprietária. Para que a ré pudesse ser indemnizada, com este fundamento, teriam de se provar os danos resultantes da violação, ou seja, teria de se estabelecer um nexo de causalidade entre a conduta das autoras e o resultado. Ora, in casu, nada se prova quanto ao lucro obtido pelas infractoras nem quanto aos danos emergentes ou lucros cessantes sofridos pela reconvinte, nem se demonstraram quaisquer encargos suportados pela reconvinte com a protecção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito. Como tal, nenhuma censura merece a sentença, ao absolver as autoras/reconvindas, nesta parte, pois não se provaram quaisquer factos que permitissem ao tribunal a quo julgar procedente este pedido. Concluindo: 1ª – Confrontando a marca da ré e as marcas utilizadas pelas autoras, verifica-se que os sinais em confronto são idênticos ou, pelo menos, por tal forma semelhantes que podem induzir em erro ou confusão o consumidor. 2ª – E também é certo que os sinais distintintivos em causa se reportam aos mesmos produtos ou serviços ou, pelo menos, a produtos ou serviços semelhantes. 3ª – Mas não bastam estes requisitos, para que as marcas usadas pelas autoras se possam considerar reproduzidas ou imitadas, já que só poderá haver imitação ou reprodução, se, para além dos dois apontados requisitos, as marcas em confronto sejam ambas registadas e a marca das autoras tiver prioridade registal, isto porque não há nenhum direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado a favor do respectivo titular. 4ª – Assim, a marca da ré não é reprodução ou imitação da marca usada pelas autoras, exactamente, porque essa marca se não encontrava registada a seu favor nem foi averbada qualquer transmissão do registo da marca BRANDEMEL para nome das autoras nem estas procederam à sua renovação e, quando foi requerido o registo da marca da ré, há muito havia caducado a marca concedida a favor de K.... 5ª – Tendo as autoras arguido a anulabilidade da marca da ré, por o registo ter alegadamente sido obtido de má fé, carecem as mesmas de legitimidade para o efeito, uma vez que as autoras não são, nem eram à data do registo da marca da ré, titulares do registo da marca BRANDEMEL. 6ª – Tendo resultado provado que a ré, ao obter o registo da marca BRANDY MEL, não agiu com o intuito de se aproveitar de um sinal distintivo pertencente às autoras, que não pertencia, por não registado, nem, consequentemente, que o tenha feito com o intuito de causar prejuízos às autoras e de alcançar, em seu único e exclusivo proveito, um benefício que sabia não ter direito, não pode ser declarada a anulação dessa marca com o fundamento alegado (registo obtido de má fé). 7ª – Em Portugal, a marca, ainda que notoriamente conhecida, deve ser sempre registável, em virtude de o nosso país, quer em sede de oposição ao registo, quer em sede de invalidade, sujeitar a protecção da marca notoriamente conhecida ao pedido do registo em Portugal, de acordo, respectivamente, com os artigos 190º, n.º 2 e 214º, n.º 2. 8ª – A presunção de não uso da marca, por não ter sido apresentada a declaração de intenção (do seu uso), só pode ser ilidida se e enquanto não for pedida ou declarada a caducidade do respectivo registo. 9ª – Com o apertado regime do artigo 195º, compele-se o titular do registo de uma marca a estar atento por forma a apresentar atempadamente a declaração de intenção de uso ou, se falhar no cumprimento dessa obrigação – e antecipando-se sempre ao pedido ou à declaração de caducidade do registo – a apressar-se na comprovação do uso da marca a que esta respeita, pedindo a sua renovação. 10ª – Daí que a circunstância de uma marca ser notória ou até de grande prestígio não isenta o respectivo titular de apresentar a declaração de intenção de uso, nos termos e com as consequências previstas nos vários números dos artigos 195º do CPI, uma vez que o uso efectivo não é elemento necessariamente componente dessas espécies de marcas, sendo certo que essas características (notoriedade e comprovado uso) de nada valem se, como ora acontece, a caducidade do registo já tiver sido declarada. 11ª – Assim, tendo ficado provado que o K... não se apressou na comprovação do uso da referida marca, pedindo a sua renovação, e resultando ainda provado que as autoras, em momento algum, foram titulares do registo da marca, não pode ser anulado o registo da marca da ré, ainda que se possa considerar notória a marca das autoras. 12ª – O uso de uma marca alheia de forma repetida e continuada, por longo período temporal, consubstancia uma conduta susceptível de causar danos, nomeadamente, a desvalorização progressiva da marca que a habilitada BENILUSA é legítima proprietária. 13ª – Para que a ré pudesse ser indemnizada, com este fundamento, teriam de se provar os danos resultantes da violação, ou seja, teria de se estabelecer um nexo de causalidade entre a conduta das autoras e o resultado. 14ª – Como, in casu, nada se prova quanto ao lucro obtido pelas infractoras nem quanto aos danos emergentes ou lucros cessantes sofridos pela reconvinte, nem se demonstram quaisquer encargos suportados pela reconvinte com a protecção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito, não lhe assiste o direito à indemnização peticionada. 4.Pelo exposto, na improcedência das apelações, confirma-se a sentença recorrida. Custas pelas apelantes/autoras e apelante/reconvinte, respectivamente, na proporção de 4/5 e 1/5. Lisboa, 20 de Maio de 2010 Manuel F. Granja da Fonseca Fernando Pereira Rodrigues Fernanda Isabel Pereira [1] Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 66. [2] Luís Couto Gonçalves, Direito de Marcas, 171. [3] Luís Couto Gonçalves, Direito de Marcas, 167. [4] Autor e obra citada, 151. [5] Carlos Olavo, Propriedade Industrial, 84. [6] Acórdão do STJ de 24 de Outubro de 2002, in www.dgsi.pt.